監査で問題になると商標を失いかねないので、更新が近い重要なアメリカの商標を持っている場合、登録されているすべての商品またはサービスにおける商標の使用を今すぐにチェックする必要があります。
2017年、USPTOは、米国商標登録の更新の際の積極的な監査プログラムを開始しました。このプログラムの目標は、米国商取引における登録者の実際の商標使用の範囲を超えた主張を含む登録を削除または絞り込み、米国登録の正確性と完全性を確保することです。特許庁は2020年に5000件の登録を監査するペースで進んでいるため、まだ監査を受けていない登録者は、将来の監査に備えておく必要があります。
背景として、米国の商標保護制度は、多くの非米国の制度とは異なり、商標権者は、登録で指定されたすべての商品またはサービスとともに、米国の商取引で実際にその商標を使用する必要があります。したがって、発行された登録を更新するためには、登録者は、登録者の第8条継続使用宣言書（登録後5年目から6年目までの間に提出）および更新（登録後10年ごとに提出）の提出期限の時点で、登録で主張されている指定された商品またはサービスのすべてが米国の顧客に登録商標を使用して提供されていることを宣誓のもとに宣言しなければなりません。この「実際の使用」の要件は、当初の出願根拠に関係なく適用されます。監査プログラムの目的は、商標権者が登録で主張された商品やサービスの範囲と一致した商標の使用を維持していることを確認することです。このような正確さがあれば、登録の公平性と継続的な実行可能性が確保されます。
すべての米国登録が監査の対象になるのか？
いいえ。このプログラムでは、更新申請が提出されている登録されている商標のみが監査の対象となります。これらのうち、以下の基準のうち少なくとも1つを満たす登録商標のみが監査の対象となります。
- 登録には少なくとも1つの商品クラスが含まれており、4つ以上の商品/サービスが当該クラスに記載されている。
- 登録には少なくとも2つの商品クラスが含まれ、各クラスに少なくとも2つ以上の商品/サービスが含まれている。
登録商標が審査を受けた場合はどうなりますか？
登録商標が審査の対象に選ばれた場合、登録者は、「登録後のオフィスアクション」で更新書類を提出した後、審査の通知を受けます。オフィスアクションでは、審査官は、審査官が 「使用証明」を要求する各監査対象クラスについて、追加で2つのリストアップされた商品およびサービスを選択します。登録者は、このオフィスアクションに対応するために6ヶ月間の期間が与えられます。
使用証明の提出方法は？
使用の証拠は、一般的に商標更新の出願で必要とされるものと同じです。唯一の違いは、更新の出願を提出する際に、登録者は各クラスを裏付けるために1つの例を提出することだけが求められます。監査では、審査官は、更新出願時に提供されなかったクラスの他の項目における使用の証拠を要求します。 商標監査ウェブサイトのFAQによると、使用の証拠は、登録者が監査を受けた商品やサービスと商業上でどのように商標を使用しているかを明確に示すものでなければならないとされています。
商品への商標使用の適切な証拠の例
- 商品に貼付されたタグやラベルにマークが表示されている写真
- 販売時点で商品に関連してマークが使用されていることを示すURL、アクセス日または印刷日が記載されたウェブページのスクリーンショット
- 商品がパッケージを通して見えるパッケージ上のマークの写真
サービスへ商標使用の適切な使用例
- マークがサービスの宣伝に使用されているパンフレットやチラシのコピー
- 小売店や飲食店の看板に貼られているマークの写真
- マークが実際にサービスの販売や広告に使用されているURLとアクセス日または印刷日が記載されたWebページのスクリーンショット
監査への対応
必要な使用証明を提供する以外の監査への対応（監査を受けた商品/サービスを削除することを含む）は、登録全体の監査を受けることになります。言い換えれば、審査を受けた商品/サービスの使用証明を登録者が持っていない場合、登録者は、その登録に含まれる他のすべての商品/サービスの使用証明を削除するか、提供する準備をしなければなりません。
留意点/ベスト・プラクティス
ベストプラクティスとして、商標登録者は以下のことを行うべきです。
- 登録に記載されている商品やサービスに対する商標の使用と継続的な使用を確実にするために、発行された登録のクレームと比較して、定期的に商標の使用状況を自己監査する。
- 商標の一貫した使用を維持し、使用の証拠をウェブ上で識別、分離し、保存しておくことで、メンテナンス書類を準備するときにすぐに使えるようにしておく。
- メンテナンス文書の提出時に登録を修正して、来るかもしれない監査要求にすぐに利用できる証拠で対応できるようにします。
解説
アメリカにおける商標の監査は厳しくなってきているので、アメリカにおける更新が迫っている商標に関しては、監査の可能性も考慮し、使用証拠などの事実確認を行うべきでしょう。
特に、審査を受けたすべての商品/サービスの使用証明ができない場合、登録者は、商標自体を失う可能性があります。そのため商標登録者は、Section 8 or Section 71の更新時に、新規出願から重複する用語や同義語を削除したり、商標を更新する際にそのような用語を削除することが必要になってくるかもしれません。
特に更新が近い重要な商標を持っているのであれば、なるべく早く商標を専門に扱うアメリカの弁護士にコンタクトを取ることをお勧めします。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Deborah Peckham. Burns & Levinson LLP（元記事を見る）
