均等論は特許クレーム範囲を広くする可能性がある重要な概念です。しかし、審査経過禁反言や無力化など均等論を制限する要素もあるので、均等論の適用については注意しなければいけない点も多いです。特に審査経過禁反言の例外にはクレーム補正の理由が関わることもあるので、均等論を考える場合、審査履歴の分析は必要不可欠です。
Bio-Rad Laboratories, Inc. v. 10X Genomics Inc. [2019-2255, 2019-2285]（2020年8月3日）において、連邦巡回控訴裁は、米国特許第8,889,083号の侵害判決および陪審員の損害賠償額の全額を肯定したが、米国特許第8,304,193号および第8,329,407号の主張する請求項の連邦地裁の解釈を覆し、これらの特許の侵害判決を取り消しました。連邦巡回控訴裁は、10X社の被告製品が適切なクレーム構造の下で407号及び193号特許を侵害しているかどうかという問題について、再審を求めて再送しました。
連邦巡回控訴裁は、連邦地裁がJMOL（Judgement as a matter of law）において、特許クレームが均等論（Doctrine of Equivalent.DOE）に基づいて侵害されていないという主張を適切に否定したと判断しました。CAFCは、Doctrine of Equivalentsには審査経過禁反言（prosecution history estoppel）と無力化（vitiation）の概念という2つの制限があると指摘。
審査経過禁反言
審査経過禁反言は、特許出願人が特許性に実質的に関連する理由で審理中にクレームの範囲を狭めた場合に発生し、原クレームと修正クレームの間の領域内のすべての同等物が放棄されたと推定されます。
この推定は、特許権者が、審査経過禁反言の以下の「例外」のいずれかが適用されることを示すことができれば、克服することができます。
- 補正の基礎となる根拠が、問題となっている同等物と接線的な関係（tangential relation）にすぎないこと。
- 均等は出願時には予測できなかったものであること。
- 特許権者が同等品を記載したことを合理的に期待できなかったことを示唆する他の理由があった場合。
連邦地裁は、問題となっている補正は、侵害が疑われている同等品と接線的な関係（tangential relation）にすぎないため、審査経過禁反言はこの場合には適用されないと判断。裁判所は、審査中に、発明者らは、システム内のマイクロチャネルを、担体液と反応するフッ素化された先行技術のマイクロチャネルと区別しようとしていたと推論。地裁の見解では、補正の客観的に明白な理由は、フッ素化されたマイクロチャネルとフッ素化されていないマイクロチャネルを区別することであった。連邦地裁は、10Xのような被告製品は、製品に機能を持たず、マイクロチャネルと反応しない微量またはごくわずかな量のフッ素を含んでおり、均等論の下では「非フッ素化」の制限を満たすことができると結論付けた。連邦巡回控訴裁はこれに同意し、発明者らがフッ素でコーティングされたマイクロチャネルを「目的のために提供したものであり、マイクロチャネルがシステム内でどのように機能するかに影響を及ぼさない極小量のフッ素を含むものではない」と指摘した。
接線的な関係（tangential relation）の問題の核心は、特許権者が出願履歴の記録から明らかなように、特許権者が絞り込み補正を行った客観的に明白な理由であり、出願履歴の記録は、補正の理由がキャリア液と反応するマイクロチャネルを区別するためであったことを明らかにしている。したがって、審査経過は適用されませんでした。
無力化（vitiation）
無力化（vitiation）の概念について、連邦巡回控訴裁は、無力化とは、均等論への依拠を強制する例外や閾値の決定ではなく、提示された証拠と主張された同等物の理論に基づいて同等物がないという法的結論であると説明している。控訴審で10Xは、「フッ素化」と「非フッ素化」は「対極にある」ものであり、フッ素化マイクロチャンネルは非フッ素化マイクロチャンネルの「対極」であるため、Bio-Rad社には均等論は適用できないと主張。連邦巡回控訴裁判所は、表面的な訴えにもかかわらず、この主張は最小限の精査でさえも持ちこたえられないと判断しました。
連邦巡回控訴裁は、妥当な陪審員が、無視できるほどフッ素化マイクロチャネルが、非フッ素化マイクロチャネルと同じ機能を、同じ方法で実行し、同じ結果を達成していると見いだすことができたかどうかが、適切な審理であると述べている。専門家の証言を含む裁判で提示された証拠に基づき、連邦巡回控訴裁は、0.02%のカイナール含有マイクロチャネルが非フッ素マイクロチャネルと実質的に異なることはないことを合理的な陪審員が見出すことができたとの結論を下しました。
407特許と193特許の侵害に関しては、クレームの前文が制限であるかどうかが争点となりました。10X社は、連邦地裁が前文の一部をクレームの制限ではないものとして誤って扱ったと主張したが、連邦巡回控訴裁はこれに同意した。Federal Circuitは、TomTom, Inc. v. Adolph, 790 F.3d 1315, 1324 (Fed. Cir. 2015))において、前文の一部がクレームの制限であり、別の部分がクレームの制限ではないと判断したことを認めた。連邦巡回控訴裁は、重要なことに、TomTomとは異なり、このケースの前文は、2つの別々の部分にすっきりとパッケージ化することはできないと述べた。連邦巡回控訴裁は、前文の一部が請求項の本文での用語の使用に先例的な根拠を提供していると正しく判断したが、これらの限定的な用語は前文の残りの部分とは別個に読み取ることができると いう点では意見が分かれた。問題となっている前文で先験的根拠として依拠されていた文言は、前文の残りの部分と絡み合っていた。このため、連邦巡回控訴裁は、侵害の認定を取り消し、正しいより狭い解釈の下での侵害の判定を求めて再送しました。
解説
均等論（Doctrine of Equivalent.DOE）とは、特許クレームの範囲を決める上で大切な概念で、適用されればクレームの範囲を同等品にまで「拡大」することができます。
均等論は侵害分析を行う上でも大切な考え方になるので、ぜひこの判例で説明している審査経過禁反言（prosecution history estoppel）と無力化（vitiation）の概念という2つの制限を理解してもらえればと思います。
まず、審査経過禁反言（prosecution history estoppel）ですが、出願審査中に行われた補正や出願人の主張によって、元々のクレームには含まれるであろう同等物が最終的なクレームでは放棄されたと推測する考えたです。例えば、元々のクレームでは「通信機器」としていたものを「携帯電話」と補正した場合、特許クレームの適用範囲にはIoT製品やスマートウォッチ、パソコンなどの同等品が含まれないと解釈されると言った具合です。
しかし、この審査経過禁反言には例外があり、その１つ（そして３つの例外の中で最も証明しやすい）ものが「補正の基礎となる根拠が、問題となっている同等物と接線的な関係（tangential relation）にすぎないこと」です。
ここで注意したい点が、「補正の基礎となる根拠」というところです。つまり、なぜ出願中に特定の補正を行ったのかが審査経過禁反言の適用の重要な点になってくるのです。
今回の判例では、特許権者であるBio-Rad社は、特許審査中にフッ素化された先行技術のマイクロチャネルと区別しようとした意図があると判断されました。更に詳しく言うと、「フッ素化」と「非フッ素化」の境界線は、効果に影響がある程度でなくてはいけないということです（そうでないと、先行例文献と差別化も行えず、特許性を担保することができません）。
しかし、10Xの被告製品は、マイクロチャネルと反応しない微量またはごくわずかな量のフッ素を含んでいるだけで、効果に影響を与えるものではなかったので、均等論の下では「非フッ素化」の領域の製品（つまり侵害品）であると判断されました。
次に、無力化（vitiation）について話します。無力化（vitiation）という言葉はあまり聞かない言葉ですが、簡単に言うとクレームと侵害が疑われる製品が同等のものかを判断するということです。クレームと侵害が疑われている製品が、「同じ機能を、同じ方法で実行し、同じ結果を達成している」のであれば、同等品です。
今回の判例で10X社が主張した「フッ素化」と「非フッ素化」は相反するものであるという主張ではなく、単純に微量のフッ素を含んでいる10X社の製品がクレームされているものと「同じ機能を、同じ方法で実行し、同じ結果を達成している」のかが重要になってくるのです。この判断は、専門家の意見も含めた証拠や主張を元に陪審員によって判断されるべき事柄です。
このように特許訴訟で争われる際、均等論が問題になることは多くあります。クレームの範囲に均等論が適用されるのか否かは多くの場合、侵害・非侵害を決める重要な部分になるので、今回の判例を参考にしつつ、均等論の理解を更に深めることをおすすめします。
また、この訴訟のもう１つの争点である407特許と193特許のクレームの前文制限ですが、それについては、別の記事「前文の限定的な用語は前文全体を限定的なものにするのか？」で解説しているので、参考にしてみて下さい。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Bryan K. Wheelock. Harness, Dickey & Pierce, PLC（元記事を見る）
