Modern branding strategy session with professionals discussing around a conference table, showcasing logo designs and unique brand marks on materials, with a focus on a screen illustrating innovative versus traditional branding strategies.

混同の恐れを回避する商標ブランド戦略:マークに単語や特徴的なデザインを追加

商標出願において、同一または類似のワードマークが既存の商標と混同する恐れがあると判断された場合、OAが発行されたり既存の商標権利者からの異議申立てに直面することがあります。しかし、特定の戦略を用いることで、これらの課題を克服し、商標登録を成功させる道があります。今回は、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判例を基に、混同の恐れを回避するための具体的なアプローチを探ります。

判例:Trek Bicycle Corporation v. Christina Isaacs, Case No. 2022-1434 (Fed. Cir. November 15, 2023).

Trek Bicycle Corporationは、その有名な登録商標「TREK」(無地の文字と盾のデザイン)を自転車と自転車用アクセサリーに使用しています。Trekはまた、第18類のバッグおよび第25類の衣料品にも標章を使用しています。

Trekは、特に第18類のバッグと第25類の衣料品に「RANGER TREK」(プレーンなレタリングと異なる盾のデザイン)を登録しようとするChristina Isaacsの出願に対し、「TREK」標章との混同の恐れを主張して異議申し立てを行いました。

しかし、TTABは異議申立を棄却。TTABは、商品と取引経路が同一であり、Trekの標章が自転車やアクセサリーで有名であるにもかかわらず、両標章の相違は混同の恐れを回避するのに十分であると判断しました。

Trek社はCAFCに控訴しましたが、CAFCはTTABがその判断に相当な事実証拠を有し、法的要素を合理的に衡量したと判断し、その判断を支持しました。

商標の比較

RANGERは出願人のRANGER TREK商標の最初の単語であったため、TTABは「RANGER」が支配的部分(dominant portion)であると合理的に判断しました。

また、TTABは、「TREK」が旅やハイキングを意味するのに対し(Trekの自転車がトレイル用に設計されているというTrekの証拠はアパレルには当てはまらない)、「RANGER TREK」は特定のタイプのミッションを想起させることから、両商標は全体的な商業的印象が異なると判断しました。

最後に、それぞれの盾のデザインも異なります。商標の文字部分がデザイン部分より優位であるという一般的なルールはなく、出願人のデザイン(パークレンジャーの帽子をかぶった2人の漫画キャラクターの上に米国地図を含む)は、出願人の商標のRANGERの意味合いを増幅させました。

名声と商業的強さ

混同の恐れにおける著名性は、売上、広告、標章の使用期間、市場シェア、ブランド認知度、ライセンス供与、標章を付した商品の多様性などの関連要因によって程度が異なります。

Trek標章の商業的強度(市場価値)は、Trek標章が自転車で有名であることを示すものでしたが、それが衣服やバッグに適用されることを示す証拠は十分ではありませんでした。

Trek商標の概念的強さ(識別力)は、辞書の定義や第三者の登録に基づくと弱いと判断され、「TREK」は識別された商品を多少示唆するもの(somewhat suggestive)であることが示されました。

その他の事実

Trekのある出願の審査において、トレックは「TREK」が同単語を含む5つの既登録商標と共存できると主張していました。これは、「TREK」と「RANGER TREK」も混同のおそれなく共存できることを示す証拠となりました。

結論

CAFCは、商標の外観、音、意味合い、商業的印象が顕著に異なるというTTABの認定に誤りはないと判断しました。従って、Trek社の異議申立を棄却したTTABの決定を支持しました。

混同の恐れを回避するポイント

既存の商標と同一または類似のワードマークを採用したい場合、以下の事実の一部または全部が存在すれば、混同の恐れの認定を回避できる可能性があります:

  • 先行商標が当該商品を示唆するもの(suggestive)であるため、当該商標が当該商品に関して市場での商業的強度を欠いている場合
  • 先行商標が類似商標と混在しており、識別力の概念的強度を欠いている場合
  • 先行商標の登録出願の際、登録者はその商標が他の商標と共存できると主張していた場合
  • 後発商標の特徴は、新規に追加された単語にあり、それがマークの最初の単語である場合
  • 後発の商標は全体として先行商標とは異なる意味合いを想起させる場合
  • それぞれの商標のデザイン上の特徴が互いに十分に異なる場合

もちろん、それぞれのケースは提示された事実証拠に左右されるため、既存の商標の特徴を共有する商標案を清算する場合、結果を予測することは困難です。しかし、異なる単語部分および/または特徴的なデザイン特徴を有する商標を採用することにより、紛争のコストと混乱を回避するように配慮することで、既存の商標と同一または類似のワードマークも権利化することは可能です。

参考記事:Adding a Word or Distinctive Design to a Mark Sometimes Can Avoid a Likelihood of Confusion: On My Mind Blog

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