はじめに
2025年5月23日、連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit、以下「CAFC」）は Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件において、内在的開示（inherent disclosure）と暗黙的クレーム解釈（implicit claim construction）に関する画期的な判断を示しました。この判決は、特許審判部（Patent Trial & Appeal Board、以下「PTAB」）が明示的にクレーム解釈を否認していても、実質的にクレーム範囲を狭く解釈している場合には暗黙的クレーム解釈に該当するという新たな基準を確立しました。
本判決で最も注目すべきは、物理的に必然的に存在する微小な効果であっても、それがクレーム範囲に含まれる場合には内在的開示が成立するという明確な指針を示した点です。この判断は、SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp. 判例を引用し、検出不可能なレベルの投影拡大であってもクレームの数値範囲「1～10倍」に含まれるという革新的な解釈を採用しました。特許弁護士にとって、この判決は先行技術調査、クレーム起草、IPR対応戦略の根本的な見直しを迫るものとなっています。
事件の背景と争点
X線撮像システム特許の概要
本事件の中心となるのは、カール・ツァイス X線顕微鏡会社（Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.）が保有する米国特許第7,400,704号（以下「’704特許」）です。この特許は、投影拡大（projection magnification）を含むX線撮像システムに関するもので、X線源、サンプル、検出器の配置により画像の拡大を実現する技術を開示しています。
争点となった独立クレーム1は、「投影X線ステージの拡大率が1～10倍」（”wherein a magnification of the projection x ray stage is between 1 and 10 times.”）という限定を含んでいました。この数値範囲の解釈が、本事件の核心的な論点となったのです。投影拡大は幾何学的拡大とも呼ばれ、発散するX線が試料と相互作用した後、検出器に到達する前に光線間の距離が増加することで実現されます。拡大レベルは、光源、試料、検出器間の相対的距離によって決定され、完全に平行な光線でない限り、何らかの拡大が必然的に発生します。
IPR手続きの争点
Sigray社は、すべてのクレームに対してIPR（inter partes review）を申し立て、Jorgensen論文（S. Jorgensen et al., Three-Dimensional Imaging of Vasculature and Parenchyma in Intact Rodent Organs with X-ray Micro-CT, Am. J. Physiology (Sept. 1998)）による新規性欠如を主張しました。両当事者は、独立クレーム1の「投影X線ステージの拡大率が1～10倍」の限定を除き、Jorgensen論文がすべての構成要素を明示的に開示していることに合意していました。
PTABは、Sigray社の申立てを認めて審理を開始しましたが、最終的にはすべての異議申立クレームを特許性ありと判断しました。PTABは、「記録全体を見ると、Sigray社はJorgensen論文が主張された範囲内の投影拡大を内在的に開示していることを説得力をもって示していない」と結論づけました。この判断が、CAFCでの逆転判決につながることになったのです。
当事者の主要論点
本事件の争点は、コリメーション技術による光線平行化の程度と、微細な発散による拡大の法的取扱いに集約されます。Zeiss社の専門家であるDr. Gonzalo Acreは、「コリメートされたX線ビームは、意味のある発散が存在しないビーム」であり、「Jorgensenのサンプルに到達するX線は本質的に平行（すなわち発散していない）であり、投影ステージでの拡大はない」と証言しました。
一方、Sigray社は、完全な平行化は物理的に不可能であり、どんなに小さくても発散が存在する限り、何らかの拡大が発生すると主張しました。この技術的な議論の背後には、クレームの数値範囲「1～10倍」をどのように解釈するかという根本的な法的問題が潜んでいました。PTABが使用した「十分な（enough）」という表現が、後にCAFCによる暗黙的クレーム解釈の認定につながることになったのです。
PTABの判断と問題点
PTABによる事実認定
PTABは、Jorgensen論文の技術的内容について詳細な分析を行いました。PTABは、Jorgensen論文が「十分な」発散を開示していないと認定し、コリメーション技術により「ほぼ平行」な光線を実現していると判断しました。具体的には、米国特許第4,891,829号を引用し、「異なるコリメーション技術を用いて必要な平行度を達成できる」として、コリメーションが「ビーム発散を最小化してほぼ平行なX線ビームを提供する技術」であることを確認しました。
さらにPTABは、Jorgensen論文の前文で言及されている「検出器で≤0.8 mradの角度を示すX線焦点スポット」について、Zeiss社の専門家Dr. Julie Bentleyの「非常に小さな角度であり、無限遠の平行光源と見なすのに十分小さい」という証言を重視しました。また、Jorgensen論文がレンズの拡大率を2倍に設定した際の説明（サンプルでの12μmの正方形が検出器での24μmの正方形に対応）が、投影ステージでの追加拡大がないことを示していると判断しました。
暗黙的クレーム解釈の認定
PTABの判断で最も問題視されたのは、「enough」という表現の使用でした。PTABは、Sigray社が「JorgensenにおけるX線ビームが『1～10倍』の投影拡大をもたらすのに十分発散していることを示すことに失敗した」と述べました。CAFCは、この「enough」という語の使用が、PTABが特定レベルの発散をクレーム範囲外と考えていることを示しており、これがクレーム範囲の狭小化、すなわち暗黙的クレーム解釈に該当すると判断しました。
Google LLC v. EcoFactor, Inc. 判例によれば、審判部が明示的にクレーム解釈を行っていないと述べても、その分析の結果がクレームの範囲と意味を確立している場合には、暗黙的にクレームを解釈したことになります。PTABの分析は、小さな発散による拡大を実質的にクレーム範囲から除外しており、これが暗黙的クレーム解釈として認定される根拠となりました。
PTABの誤り
CAFCが指摘したPTABの根本的な誤りは、クレーム文言の通常の意味からの逸脱でした。PTABは、内在証拠による裏付けなしに、「1～10倍」という数値範囲から微小な拡大を除外する解釈を採用しました。しかし、クレーム文言は「1～10倍の間」と明記しており、1より大きい値であれば、たとえそれが1.001倍のような微小な値であっても、文言上はクレーム範囲に含まれるはずです。
さらに、PTABが依拠した証拠は、実際には発散の存在を裏付けるものでした。「ビーム発散の最小化」「ほぼ平行」「意味のある発散なし」「本質的に平行」といった表現は、完全な平行化ではなく、減少した発散の存在を示唆しています。Jorgensen論文の「長いX線焦点スポット-サンプル間距離とサンプル-検出器間の近接により、この懸念を大幅に軽減する」という記述も、拡大の完全な除去ではなく、軽減を示しているに過ぎません。
連邦巡回控訴裁判所の判断
暗黙的クレーム解釈の認定基準
CAFCは、Google LLC v. EcoFactor, Inc. 判例を適用し、PTABの暗黙的クレーム解釈を認定するための新たな基準を確立しました。裁判所は、PTABが明示的にクレーム解釈を否認していても、その分析の結果論的検討が重要であると判示しました。具体的には、PTABの分析がクレームの範囲と意味を実質的に確立している場合、暗黙的クレーム解釈が成立するというのです。
「enough」という表現の法的意義について、CAFCは特に重要な判断を示しました。裁判所は、PTABが「十分」という基準を用いることで、特定レベルの発散をクレーム範囲外と見なしており、これがクレーム範囲の狭小化に該当すると明確に述べました。この判断は、審判部や審査官が使用する言葉遣いに対して、特許実務者がより注意深く対応する必要があることを示しています。
内在的開示の法理適用
CAFCは、SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp. 判例を引用し、内在的開示の法理を適用しました。この判例によれば、先行技術に開示された動作から必然的に生じる結果であれば、それが先行技術の作成時に認識されていなくても、内在的開示が成立します。重要なのは、必然的存在基準であり、認識や意図は不要とされています。
Jorgensen論文のX線ビームが完全に平行でないことは争いがなく、物理的にも完全な平行化は不可能です。Zeiss社自身も「絶対的で理論的な平行化は実際問題として達成できない」ことを認めており、「X線ビームに発散がある場合、サンプルを通過する時点で、その結果として投影において何らかの幾何学的拡大が生じる」と述べています。CAFCは、この証拠に基づき、Jorgensen論文のシステムが必然的に1を超える投影拡大を生成すると結論づけました。
クレーム解釈の原則
CAFCは、クレーム解釈の基本原則を再確認しました。クレーム文言の通常の意味が優先され、内在証拠によって反対の結論が強制されない限り、クレーム文言は発明時の当業者の使用法に従った意味を持ちます。裁判所は、「1～10倍の間」という文言の通常の意味には、「微小で検出不可能な拡大も含まれる」と明言し、Zeiss社がこれに反する結論を強制する証拠を提示していないと判断しました。
さらに、CAFCは重要な法理を確認しました。「この裁判所は、クレームを動作可能にするためであれ、その有効性を維持するためであれ、クレームを再起草してはならないことを繰り返し一貫して認識している」として、Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc. 判例を引用しました。この原則により、微小拡大を除外するような狭い解釈は認められないことが確認されました。
実務への重要な影響
IPR実務における注意点
本判決は、IPR実務に影響をもたらします。最も重要な教訓は、PTABの「解釈なし」表明への警戒です。実務者は、PTABが明示的にクレーム解釈を行わないと述べても、その分析内容を注意深く監視し、実質的解釈行為の有無を判断する必要があります。特に、「十分（enough）」「意味のある（meaningful）」「実質的（substantial）」といった修飾語の使用は、暗黙的クレーム解釈の兆候として警戒すべきです。
証拠提出戦略の見直しも不可欠です。物理的限界や理論的制約に関する専門家証言の重要性が格段に高まりました。「完全な」平行化や「絶対的な」純度といった理想的状態が実際には達成不可能であることを立証する証拠は、内在的開示の主張において決定的な役割を果たす可能性があります。また、相手方専門家の証言で使用される修飾語（「ほぼ」「本質的に」「実質的に」等）は、実際には争点となる特徴の存在を認めている可能性があることを念頭に置く必要があります。
先行技術調査への影響
先行技術調査においては、微小効果の内在的開示可能性を常に考慮する必要があります。従来であれば見過ごされていた、わずかな不純物、微小な変形、理論値からの僅かな偏差なども、クレームの数値範囲に含まれる場合には有力な無効資料となる可能性があります。特に、物理的限界による必然的特徴の存在は、内在的開示の強力な根拠となります。
調査戦略としては、先行技術の明示的開示だけでなく、そこに記載された技術を実施した場合に物理的に必然的に生じる効果についても詳細に検討する必要があります。専門家による理論的説明の価値も大幅に向上しており、物理法則や化学的性質に基づく内在的開示の立証が、無効化戦略の重要な柱となっています。
クレーム起草への示唆
クレーム起草においては、数値範囲限定の慎重な検討が不可欠となりました。特に下限値の設定は戦略的に極めて重要です。「1を超える」（greater than 1）という限定と「1以上」（at least 1）という限定では、内在的開示に対する脆弱性が大きく異なります。微小な効果でも技術的意義がある場合には、適切な下限値を設定して保護範囲を確保する一方、内在的開示のリスクを回避する必要があります。
明確性の確保も重要な課題です。数値範囲の境界付近での解釈争いを避けるため、可能な限り明確な表現を使用し、必要に応じて明細書で数値範囲の意味を明確に定義することが推奨されます。また、物理的に達成困難な理想的状態を下限とする場合には、その技術的意義と実現可能性について明細書で十分に説明することが重要です。
異議申立戦略への影響
異議申立てにおいては、内在的開示主張の有効性が大幅に向上しました。本判決により、先行技術に明示的に記載されていない特徴であっても、物理的に必然的に存在する場合には内在的開示が認められることが明確になりました。このため、化学分野での不純物、機械分野での公差、電子分野でのノイズなど、あらゆる技術分野で内在的開示の機会が拡大しています。
専門家による理論的説明の価値も格段に向上しています。物理法則、化学的性質、工学的制約などに基づく論証は、内在的開示の立証において決定的な役割を果たします。また、相手方の専門家証言の分析も重要です。「ほぼ」「実質的に」「本質的に」といった修飾語を使用している場合、実際には争点となる特徴の存在を認めている可能性があり、それを逆手に取った論証が有効となります。
今後の実務対応策
特許出願段階での対策
特許出願段階では、数値範囲の下限値設定が極めて重要になります。特に「1を超える」「0より大きい」といった下限設定は、物理的に必然的に存在する微小な値による内在的開示のリスクを高めます。可能な限り、技術的に意味のある最小値を下限として設定し、微小効果による無効化を回避することが重要です。また、数値範囲の技術的意義について明細書で詳細に説明し、境界値付近での解釈争いを予防する必要があります。
技術的限界の明示的記載も重要な対策です。完全な平行化、絶対的な純度、理想的な対称性など、物理的に達成困難な状態について明細書で言及する場合には、その限界と実際に達成可能なレベルについて明確に記載することが推奨されます。これにより、クレーム解釈における誤解を防ぎ、内在的開示による無効化リスクを軽減できます。
特許審査対応における留意点
特許審査では、審査官の暗黙的解釈への対応が重要になります。審査官が「実質的に」「有意に」「十分に」といった修飾語を使用してクレーム範囲を限定しようとする場合には、明示的なクレーム解釈を求めるか、そのような限定に法的根拠がないことを主張する必要があります。また、内在的開示を理由とする拒絶理由に対しては、先行技術の動作が必然的に争点となる特徴を生成するかどうかについて詳細な技術的反駁を行う必要があります。
実験データによる反証準備も重要です。理論的な内在的開示の主張に対しては、実際の測定データや実験結果により、争点となる特徴が実際には存在しないか、存在してもクレーム範囲外であることを立証することが有効な反駁手段となります。特に、検出限界以下の微小効果については、測定の困難さや技術的意義の欠如を論拠として反駁することが可能です。
侵害・無効化手続きでの活用
侵害・無効化手続きでは、内在的開示による無効主張が大幅に強化されました。従来は見落とされていた先行技術中の微小効果や必然的結果について、詳細な技術的分析を行い、クレームされた特徴との関係を立証することで、有力な無効主張を構築できます。特に、物理法則や化学的性質に基づく必然的開示は、強力な無効根拠となります。
相手方の暗黙的解釈を指摘することも重要な戦術です。相手方がクレーム範囲を限定的に解釈しようとする場合には、それが暗黙的クレーム解釈に該当し、内在証拠による支持がないことを主張することで、より広いクレーム解釈を獲得できる可能性があります。専門家証言の効果的活用も重要で、物理的必然性や理論的制約について説得力のある説明を提供することが、内在的開示の立証において決定的な役割を果たします。
まとめ
Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件におけるCAFCの判決は、特許法実務に深遠な影響を与える画期的な先例となりました。内在的開示と暗黙的クレーム解釈に関して確立された新基準は、従来の実務慣行を根本的に見直すことを求めています。PTABや審査官が明示的にクレーム解釈を否認していても、「十分」「意味のある」といった修飾語の使用により実質的にクレーム範囲を狭めている場合には、暗黙的クレーム解釈として法的審査の対象となることが明確になりました。
さらに重要なのは、物理的に必然的に存在する微小な効果であっても、それがクレームの数値範囲に含まれる場合には内在的開示が成立するという原則の確立です。この判断により、「1～10倍」といった数値範囲クレームにおいて、1.001倍のような検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得ることが示されました。これは、クレーム起草、先行技術調査、無効化戦略のすべてにおいて、従来とは異なるアプローチを要求するものです。
実務面では、IPR手続きにおける証拠提出戦略の抜本的見直しが必要です。物理法則や理論的制約に基づく専門家証言の重要性が格段に高まり、相手方専門家の証言で使用される修飾語も注意深く分析する必要があります。また、特許出願段階では数値範囲の下限値設定について戦略的検討が不可欠となり、審査対応では審査官の言葉遣いへの注意が求められます。本判決は、AI技術やナノテクノロジーなど、微小効果が重要な意味を持つ先端技術分野において、特に大きな影響を与えることが予想されます。特許実務者は、この新たな法的環境に適応し、クライアントの知的財産権を効果的に保護・活用するための戦略を再構築する必要があるでしょう。
