故意侵害のハードルが高くなった?

故意侵害が成立すると3倍賠償や相手の弁護士費用を負担を迫られるリスクがあります。このようにリスクが高い故意侵害ですが、この「故意侵害」の定義はここ数年間変わり続けていてどのような行為が故意侵害になるのかが不透明になっています。

大きな判例だけ見ても、2007年のIn re Seagate Techにおいて、CAFCが以下の2つのステップによるテストを明記しました。

 “a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent.”

“[i]f this threshold objective standard is satisfied, the patentee must also demonstrate that this objectively defined risk (determined by the record developed in the infringement proceeding) was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.” 

しかし、その9年後、最高裁はHalo Electronicsにおいて、CAFCが提示したテストは必要以上に厳格で、法律で定められている地裁における裁量権を妨げるものであるとし、Seagateテストを否定。

このHalo判決の影響は大きく、故意侵害の判断は事実ベースで陪審員が判断すべきとした地方裁判所が多かったですが、最高裁がHaloで示したことが何であったのか裁判所の間でも意見が割れることが多々ありました。

混乱の修復?

2019年3月20日、CAFCはSRI Int’l, Inc. v. Cisco Systems, Inc.,において、ガイドラインを示します。この判決で、CAFCは陪審員が示した故意侵害は十分な証拠によってサポートされていないとして、地裁における故意侵害の判決を破棄し、再審議を要求しました。

この判決においてCAFCは、Ciscoが製品やサービスを特許を侵害する方法でデザインしたことと、顧客に侵害する方法で使用することを促したことは、特許の直接侵害と間接侵害を証明することであって、それだけでは、故意侵害に必要なwanton, malicious, and bad-faith behaviorのレベルに至らないとしました。

この判決を受け、差し戻された地裁では、SRI判決で示された事柄を故意侵害の基準とし、再度、故意侵害に対して再審議を行うことを示しました。

SRI判決の後、その他多くの地裁でも、SRIをガイドラインとして、陪審員に提示する故意侵害の基準を再調整するところが多くなりました。最近のケースでは、以下のような文言を裁判所が陪審員に提示しました。

 “willful infringement is reserved for the most egregious behavior, such as where the infringement is malicious, deliberate, consciously wrongful, or done in bad faith.”

まとめ

今回のSRI判決が多くの地裁で採用されているところを見ると、Halo判決が下った直後の混乱が治まりや不透明さがクリアーになり、故意侵害のハードルが高くなった印象があります。特にSRIの判例から、特許の存在を知っていて鑑定などを通して特許を避ける行為が行われていれば、故意侵害が成立するリスクは最小限に抑えることができるでしょう。

今回のSRI判決で、特許の存在を知っていて、侵害のリスクを知っているだけでは、故意侵害とされないはずなので、故意侵害についてある程度明確なラインが敷かれたことはいい傾向だと思われます。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Francis DiGiovanni and Thatcher A. Rahmeier. Drinker Biddle & Reath LLP (元記事を見る

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

Webinar review
野口 剛史

法律事務所のリモートワーク

日本の事務所もリモートワークが進む中、アメリカの事務所も強制イベントとしてリモートワークが始まっています。アメリカの法律事務所は数百名の弁護士がいる大手もありますが、弁護士1人や数人でやっているものも少なくありません。今回は、そんな小規模の事務所を対象にしたリモートワークのWebinar講座があったので、レビューしてみました。

Read More »
Seiko Epson
特許出願
野口 剛史

特許審査履歴解説: 補正で完璧な差別化ができ1回のOAで権利化できた案件 (Seiko Epson)

今回はSeiko Epsonの特許審査履歴を解説しました。2023年2月7日に発行されたSeiko Epsonの特許(Pat. No: 11,567,511)の出願履歴から考察しました。1回目のOAでは独立クレームが異なる文献で102条の拒絶が2回、そして103条による拒絶が2回と、計4回拒絶されていたのですが、大幅な補正を独立クレームに加えることによって、先行技術との差別化に成功しました。どの点に注目して差別化を測るか、どこまでクレームを補正するか、は権利化の手続きにおいて非常に重要な点であり、特許弁護士としての技量が試されるものでもあります。今回は、従属クレームでも注目していなかった点を大胆にクレーム1の補正に加えたことによって、クレーム1の内容を引用された文献とは異なるようにうまく限定し、権利化につなげていました。

Read More »
Typewriter-dark-background
訴訟
野口 剛史

明らかにタイポとわかるクレームは、裁判上修正され、故意侵害に問われる可能性がある

クレームにタイポが含まれていてもその間違えがあからさまであれば、裁判所が修正を行い、侵害が立証され、さらに、故意侵害も立証される可能性があります。そのため、訴訟においてクレーム文中のタイポや事務的誤りに依拠するような抗弁は危険ですので注意しましょう。

Read More »