特許出願にビジネス主導型のアプローチを採用し、ただ単に数を追い求めるだけでなく、強い特許の取得を目指す取り組みを社内全体で行っていく必要があります。特に、発明者になるエンジニアや研究者には強い特許とはどのようなものかという理解の共有が大切です。
これは実話です。モビリティ分野で非常に革新的なイスラエルの部品メーカーは、大きな問題を抱えていました。そのメーカーは、業界で最も頭脳明晰な人材を採用し、世界中のOEM製品に組み込まれるソリューションを開発していました。国際的な基準では、イスラエルの会社は小さい会社でしたが、有能だったため、過去8世代のOEM製品にはイスラエルの会社のイノベーションが組み込まれていました。
しかし、 大手OEM企業がイスラエル企業の製品を購入することはありませんでした。それどころか、毎年のようにOEM企業がイスラエル企業のイノベーションをコピーしていたのです。イスラエルの会社は、自社の製品が米国で15件以上の特許を取得しており、世界中で多くの特許を取得しているため、自社の製品は十分に保護されていると考えていました。しかし、その特許はコピーを止めることができませんでした。
この話は、この特定の企業や特定の業界に限った話ではありません。イスラエルや世界中の多くの企業が同じような問題を抱えています。アナリストによると、特許の95％以上が無価値であるとのことです。それを理解するためには、まず一歩下がって、強い特許と弱い特許の違いを考えてみるとよいでしょう。
強力な特許とは？
強力な特許には、競合他社が競合製品を提供するのを阻止するという重要な機能があります。なぜなら、企業が価値ある新しいソリューションを開発し特許を取得するたびに、賢い競合他社は、特許を回避するために、異なるソリューションで類似製品を提供する方法を模索しているからです。マシンビジョン運転支援システムを考えてみましょう。多くの企業が競争力のある製品を提供しており、それぞれが異なる技術的なソリューションを使用しています。多くの場合、特許の多くは高度な技術的なものであり、競合他社は同じ目標を達成するために別の技術的なソリューションを見つけることができることが多いため、これらの企業はお互いの特許を回避する方法を見つけています。言い換えれば、特定の技術的解決策を特許化すると、弱い特許になることが多いのです。
技術的な性質の弱い特許とは対照的に、強い特許は概念的な性質を持っています。つまり、目標を達成するための限定的な技術的解決策ではなく、目標そのものをカバーするように発明を一般化することができる者は、競合製品を提供するためのすべての競合他社の経路を遮断することができるのです。
Appleの例
アップルは、顔認識を使って携帯電話のロックを解除するために受け取った特許の中で、このアイデアを実証しました。Appleは、携帯電話のロックを解除する前に、ロックを解除したいというユーザーの意思表示が必要であることに気づいた。そうでなければ, 携帯電話は、例えば、テーブルの上に何気なく座っている間にカメラがユーザーの顔の画像を拾った場合、電話のロックが解除される可能性があります. そこでAppleは，電話がロックを解除したいという願望を示す方法で動いた後にのみ，顔の画像をキャプチャするというコンセプトの特許を取得しました。もしAppleが動き検出のアルゴリズムを指定していたら、あるいはユーザーの意図を確認するために必要な動きセンサーの種類を指定していたら、競合他社は別のアルゴリズムを使用したり、特許を回避するために別のセンサーを採用したりすることができたかもしれません。この例は、特許戦略家が技術的な詳細から離れて、発明者が誇らしげに詳細を記述しているにもかかわらず、それを保護範囲に含めることで、競合他社が特許侵害を容易に回避できることを理解したときに、特許の価値が生まれる可能性があることを示しています。このように、発明を概念的に保護する能力は、典型的な技術的アプローチよりもはるかに強力であることが多いのです。
強い特許を取ることの難しさ
概念的アプローチは、特許を取得するための論理的な方法のように思われるかもしれませんが、ほとんどの企業はそれを成功させることができません。あるアナリストは、数百社の新興企業の3,000件以上の特許を調査したところ、価値のある特許は3件しか見つからなかったという逸話を報告しています。大半の特許は、競合他社をブロックするには狭すぎるものでした。これは、企業が特許の方法論を用いて、概念的な特許ではなく技術的な特許を取得した場合に起こります。
あなたの会社の多くがそうであるように、何を特許化するかの決定はエンジニアの手に委ねられています。これには2つの課題があります。第一に、優れた技術的解決策にたどり着いたエンジニアは、その解決策を特許化することに集中する傾向があります。多くのエンジニアは、特許法が発明をより広範な概念的保護を可能にしていることに気付いていません。弁理士は言われたことをして、技術特許を書きます。このようにして、企業は、ほとんど価値のない高価な特許ポートフォリオを作成することができます。
第二の課題は、特許に関する意思決定を行う技術者のリーダーは、その分野の専門家であることが多いということです。専門家は、実際には特許になるような幅広い概念を、特許にならないものとしてすぐに却下してしまう傾向があるため、この点が課題となっています。筆者のクライアントは、自分たちの概念的なアイデアを自明であると考える技術者の最初の反対を押し切って、価値のある特許を取得しています。 法律では、発明が「通常の技術を有する者」にとって自明でない場合には、特許が付与される可能性があります。何が自明であるかについての専門家の見解を特許の判断のリトマステストとすべきではありません。
対策
解決策としては、特許出願にビジネス主導型のアプローチを採用し、企業の技術およびビジネスのビジョナリーから選ばれたグループが、特許出願の焦点を発明者が最も興味深いと思うものから、企業がその市場で独占権を得るために保護される必要のある収益源へとシフトさせます。そして、コンセプト保護に長けたパテント・ストラテジストと協力して、特許が付与された場合、重要なビジネス目標を達成する可能性があるかどうかを判断するために、特許を取得する前にテストを行います。テストに合格したコンセプトは、会社の重要な特許資産となります。合格しないものは廃棄されます。このようにして、企業は効果が期待できない特許に無駄なコストをかけずに済み、特許ポートフォリオをより高い評価をもたらす可能性の高い逸品に偏らせることができます。
エンジニアは、「競合他社がこの特許を取得したと仮定した場合、それによって当社は市場での競争を止められるだろうか」と自問自答することで、このプロセスに大きく貢献することができます。答えが「ノー」であれば、特許出願前に発明をより概念的に定義するために特許の範囲を広げる必要があります。
そして、技術者は、概念的な発明を自明とみなす傾向と戦う必要があります。異議を唱えるのは特許庁の審査官の仕事であり、商業的に価値のある保護を得るために懸命に戦うのは企業の仕事です。
解説
強い特許を取得したいと思うのはどの企業も同じですが、実際はなかなかうまくいきません。
ここで言う強い特許というのは、発明の概念がクレームできているもので、回避デザイン（design around）がおこないづらいものを言います。逆に弱い特許というのは例で上がったイスラエルの企業の様に特定の実施例をクレームしたものになります。
エンジニアの思考はどうしても彼らの研究・開発したものに特化する傾向があり、その特定の実施例に限った特許を取得してしまうと、他の技術で代用されてしまう可能性があるので、特許を回避しつつ同じ目的を達成されやすくなってしまいます。
また、技術に長けている上司や同僚と上位概念の議論をしてしまうと、彼らにとってその概念は容易に想像できてしまうというR&Dなどの技術組織の仕組みの問題もあります。彼らは自明の判断に使われる基準であるPHOSITA（通常の技術を有する者）よりも優れていることがほとんどなので、彼らに「自明」である概念が、特許法では必ずしも「自明」とはならないことを実例などを合わせて説明することが重要だと思われます。
さらに、特許出願をよりビジネスに直結させるため、特許出願候補を社内で評価する技術・ビジネス・知財の専門家によるグループを発足させ、そこでより戦略的な特許出願をおこなう活動をすることが望ましいです。
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エンジニアに対する知財教育はなかなか難しい面もありますが、これなら知財に抵抗がある人や全く知財を知らない新米研究者などにこのリンクを教えるだけで、特許の基本を学んでくれるので便利です。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Gerson S. Panitch. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP（元記事を見る）
