アメリカ発の発明の国際特許出願に必要な外国出願ライセンスとその取得方法

特許の取得と行使は、非常に地域的です。ある国で特許を取得したからといって、自動的に他の国でも保護されるわけではありません。その結果、特許権者は、保護を希望する各国で複数の特許を出願しなければなりません。しかし、ここで、米国で発明されたものについて特許保護を申請する特許権者は、注意が必要です。というのも、国家安全保障の観点から、米国は技術情報の輸出に制限を課しているからです。この記事では、アメリカから他国に特許出願する際に必要な外国出願ライセンスの取得方法について詳しく解説します。

連邦規則集第37編第5.11条によれば、外国もしくは国際的な知的財産当局への特許出願または通常特許、意匠もしくはモデル(utility model, industrial design, or model)の出願の前には、外国でのライセンスが必要と明記されています。ここで、米国の発明者は、他国に出願する前に外国出願許可(foreign filing license )を受けなければなりません。これを怠ると、その後に付与された特許が無効になり(35 U.S.C.§185)、特許権者が秘密保持命令の対象物を故意に開示したとして有罪判決を受けた場合、最高1万ドルの罰金または最高2年の禁固刑、あるいはその両方が科される可能性があります(35 U.S.C.§186)。

外国出願ライセンスを取る2つ(と救済)の方法

これは大変なことのように思えるかもしれませんが、外国出願ライセンスの取得は簡単です。

実際、多くの特許権者は追加作業なしで外国出願許可を受けています。第一に、出願人は、連邦規則集第37編第5.12条(b)に基づく請願書を提出することにより、外国出願許可を受けることができます。この請願書はUSPTOに手渡しすることが推奨されていますが、ライセンシング&レビューオフィスにファックスすることもできます。5.12(b)に基づく外国ライセンスの申立ては、他国へすぐに出願したい出願人に特に役立ちます。通常、このような申立ては、USPTOが申立てを受理してから3営業日以内に許可されます。

第二に、特許権者は6ヶ月待つだけで、連邦規則集第37編第5.12条(a)に基づく暗黙の検討(implicit consideration)を受けることができます。35U.S.C.第184条によれば、すべての米国特許出願は、外国出願ライセンスの申立てを含むことが暗黙のうちに考慮されています。しかし、このような申立ては外国出願ライセンスの付与を保証するものではなく、保安審査官が問題なしと判断することが条件になります。言い換えれば、これらの出願は、主題が秘密保持命令(37 C.F.R. § 5.11(e)(2))の対象でない限り、6ヶ月以内に外国出願許可を受けることになります。5.12条(a)に基づき、出願人の外国出願ライセンスは、出願受理書又はその他の受領した公式通知に記載された日に発効されます。

さらに、特許権者は、連邦規則集第37編第5.25条に基づき、遡及出願の許諾(retroactive filing license)を受けることもできます。この申立は、過誤によりライセンスが取れていない状態で外国出願が行われた場合にのみ使用されるべきであり、その範囲は非常に限定されています。従って、各行為について、出願人/特許権者は、国名、実際の出願日、過誤の内容、および宣誓書または申告書のいずれかの形式による検証済みの陳述書をUSPTOに提出しなければなりません。

外国出願ライセンスの詳細については、該当するMPEPの箇所(140 Foreign Filing Licenses)を参照してください。

参考記事:Need a Foreign Filing License? | Finnegan | Leading IP+ Law Firm

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