自明性ガイダンスの更新: より柔軟なアプローチへ

米国特許商標庁(USPTO)はこのほど、発明の特許性を大きく左右する特許審査の極めて重要な側面である自明性の判断に関するガイダンスを更新しました。このガイダンスは、KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.における最高裁の画期的な判決や、その後の連邦巡回控訴裁の判決を踏まえ、柔軟なアプローチを強調しています。この記事では、このガイダンスの重要な側面、特許出願人への影響、特許審査プロセスを効果的に進めるための戦略について掘り下げていきます。

柔軟な先行技術の範囲の理解

更新されたガイダンスの中心的な要素は、先行技術の柔軟な理解に重点を置いていることです。審査官は、先行技術の範囲を評価する際に、当該技術分野における通常の知識を有する者(PHOSITA、a person having ordinary skill in the art)の常識と創造的能力を考慮するよう奨励されています。このアプローチは、PHOSITAが先行技術から、その主要な開示を超えて、常識や業界知識を活用した合理的な推論を行う可能性があることを認めるものです。このことは、特許出願人にとって、特許のドラフトと審査において、潜在的な推論を徹底的に予測し、対処することの重要性を強調するものです。

参考文献を組み合わせる動機

また、今回のガイダンスは、先行技術文献を組み合わせる動機の特定に関する柔軟な姿勢も強調されています。このガイダンスでは、引用文献に明示的に記載されているか、または特許技術者の知識や常識から推測されるかにかかわらず、どのような動機でも自明性の結論を支持できることを明確にしています。このような動機付けの広範な解釈により、出願人は、先行技術の明示的な教示に焦点を当てるだけでなく、潜在的な推論的組み合わせを理由にした自明性の指摘を審査官から受けるようになるかもしれません。

明確な理由付けと証拠の裏付け

このように先行技術や組合せの動機を理解する上で柔軟に対処する権利が審査官に与えられていますが、審査官は結論だけを示すことはできず、ガイダンスは、審査官が自明性の判断について明確で明瞭な理由付けと証拠による裏付けを行うことを強く求めています。ガイダンスのこの側面は、出願人が審査官の論理的根拠と証拠を批判的に評価する機会を提供し、確固たる事実的根拠を欠く、または一般的な常識の主張に過度に依存する自明性拒絶に異議を唱えることを可能にしています。

すべての関連証拠を考慮する

更新されたガイダンスは、自明性を判断する際に、商業的成功、長年のニーズ、他者の失敗などの二次的な考慮事項を含む、すべての関連証拠を考慮することを求めています。出願人は、自明性の拒絶を解消するために、二次的な考慮事項が利用可能な場合、そのような証拠を提示する用意をしておく必要があります。このような証拠は、クレームされた発明の成功や独自性をその特定の技術的特徴と直接結びつけるような場合に特に強い説得力を持ちます。

特許出願人のための戦略的ポイント

  • 推論への対処: 特許明細書を作成する際、PHOSITAが先行技術から導き出す可能性のある推論を予測し、明細書内に反論できるサポートを記載しておくことがより重要になってきます。
  • 暗黙の動機に対する反論: 特に、PHOSITAにとっての常識とは何かという審査官の仮定に挑戦することで、引用文献を組み合わせる暗黙の動機に対して強固に反論することができます。
  • すべての関連証拠を提示する: 自明性に対する立場を強化するために、関連する証拠、特に二次的考慮事項をすべて集め、提示する準備をしておきましょう。
  • 裏付けが不十分な拒絶に異議を唱えること: 自明性が明確な理由と証拠によって適切にサポートされていない場合、審査官の分析に異議を唱えましょう。

結論

今回更新されたUSPTOによる自明性ガイダンスは、自明性を判断するための柔軟かつ合理的なアプローチを強調しています。このガイダンスを理解し、戦略的に活用することで、出願人は複雑な特許審査をうまく切り抜けることができ、技術革新の特許保護を確保できる可能性が高まります。

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