TTABの判例によりUSPTOに対する不正行為の認定基準が低くなる

Trademark Trial and Appeal Board(TTAB。商標審判部)は、商標出願における米国特許商標庁(USPTO)に対する不正行為(fraud)を証明するために鍵となる必要な意図(requisite intent)は「無謀な無視」(reckless disregard)を満たすだけで証明可能という判決を下しました。これは実質、不正行為を証明する基準を下げることになるので、より広い範囲の行動により不正行為が認定される可能性が高くなります。

商標における不正行為と今までの判例

一般的に、商標の取得・維持における不正行為は、出願人や登録者が「権利のない登録を取得・維持することを意図して、登録出願や登録後の書類に関連して、故意に虚偽の重要な事実の表示を行った」場合に発生します。

2009年のIn re Bose Corp.判決において、連邦巡回控訴裁判所は、欺く意図は詐欺請求の「不可欠な要素」であるとしたが、USPTOに提出した重要な記述の真実性または虚偽性を無謀にも無視した場合に、この欺く意図の要件を満たすかどうかという問題は残されたままでした。

無謀な無視が欺く意図の要件を満たすという判決

しかし、今回の判決で、審査会は無謀な無視(reckless disregard)がこの要件を満たすと判断しました。

判例:Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC

Great Management Group, LLCは、スパイスおよびスパイス・ラブの「DANTANNA’S」と、レストランおよびバー・サービスの「DANTANNA’S TAVERN」という2つの商標の登録を申請しました。これらの出願において、Great Managementは、ステーキとシーフードのレストランに関連して使用されたDANTANNA’Sという商標の先行登録の所有権を主張しました。この引用されたDANTANNA’Sの商標は、関連会社であるGreat Concepts, LLCが所有しています。

Chutter, Inc.は、Great Concepts社が故意に商標法第8条および第15条に基づく虚偽の「使用と不確定性の結合宣言」(Combined Declaration of Use and Incontestability)を提出したと主張して、両出願に対する異議申立を行うとともに、登録を取り消すための申立を行いました。

Chutterは、Great Concepts社がこの宣言の中で、USPTOでも裁判所でも対象商標に関わる進行中の手続きはないと述べていると主張しました。しかし、この宣言書に署名した時点では、実際には2つの係争中の手続き、すなわちUSPTOでの係争中の取消訴訟と連邦地方裁判所での係争中の民事訴訟が存在していました。Chutterはさらに、この記述は故意に虚偽であり、Great Concepts社は、「USPTOがこれに依拠し、USPTOが宣言を受け入れるように誘導すること」を意図してこの虚偽の記述を行ったと主張しました。これに対し、Great Concepts社の弁護士は、第15条の宣誓供述書の法的要件を知らなかったと主張していました。

審査会の推論

審査会はまず、Great Concepts社の弁護士が宣誓書に署名した際、真実を無謀にも無視した行為を行い、宣誓に基づいて署名している文書にほとんど、あるいはすべてに注意を払わず、その重要性を無視した、と判断しました。また、Great Concepts社とその弁護士は、誤りに気付いた後、その誤りを修正するための行動を一切取っていませんでした。このことは、真実に対する無謀な無視を示しており、そうでないとすると、同じような行動を取っても何の影響もなく、よく読まずに署名しても罰せられる危険性がないという誤った考え方を出願人に持たせることになるとしました。

審査会は、無謀な無視が証明されたと判断した後、これが詐欺請求の欺く意図の要件を満たすのに十分であるかどうかを検討しました。委員会は最終的に、無謀な無視は欺く意図と同等であるとしました。重要なのは、この新しい基準を確立するにあたり、委員会は、商標登録と維持のためにUSPTOに提出される申告書の完全性、正確性、真実性にUSPTOが信頼を置いていることに着目したことです。審査会は、「USPTOに提出される膨大な量の商標出願と登録維持の申請は、通常、USPTOが個々の申告の真偽を積極的に調査することができないほどである」と特に指摘しています。

さらに委員会は、商標登録によって得られる利益、すなわち登録が商標の有効性と所有者の所有権および商標を使用する独占的権利の証拠となることは、当事者が「無謀にも宣誓書の内容を無視し、USPTOが信頼するであろう虚偽の記述が含まれていることを考慮せずに署名する」ことを許すには、あまりにも重大であると述べています。したがって、委員会は、Great Concepts社がUSPTOを欺く意図で虚偽の重要な事実の表明を含む申告書を提出したと判断しました。

本判決の今後の実務への影響

今回の判例は、USPTOへの新規商標出願が急増しているこのタイミングで下されました。この出願数の増加は特許庁内で大きな問題になっており、商標出願、オフィスアクションへの応答、登録後のメンテナンス申請を行う当事者の待ち時間が長くなっています。USPTOは、この増加に対応するため、技術システムの強化や審査官の増員など、さまざまな取り組みをすでに実施しています。

今回のChutter, Inc.の判決で、商標出願の膨大な量と、USPTOがこれらの文書を提出する当事者に依存していることが強調されたことを考えると、USPTOの現在の状況がこの判決の理由に影響を与えたかもしれません。また、この判例により不正行為と考えられるような行為が増えたので、アメリカにおける商標の出願や登録更新の際に提出する書類等には特に注意し、そのときのルールを十分理解した上で、完全性、正確性、真実性を担保する形で手続きを行うようにしてください。

参考文献:Precedential TTAB Decision Establishes Lower Standard for a Finding of Fraud on the USPTO

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