一般的に、外国にいる被告をアメリカで訴えるには訴状の送達が課題の１つとなります。通常は、ハーグ送達条約に基づき、手続きを進めることになりますが、煩雑でとても手間がかかります。しかし、商標に関するランハム法では、別の方法を使って海外にいる被告でも送達の条件を満たすことができ、今回、そのランハム法15 U.S.C. § 1051(e)を利用した送達が行われ、その合法性が第9巡回控訴裁で認められました。
ケース：San Antonio Winery, Inc. v. Jiaxing Micarose Trade Co., No. 21-56036 (9th Cir. Nov. 14, 2022)
競合する商標と販売品の拡大により商標侵害訴訟が始まる
サンアントニオワイナリー社（以下、サンアントニオ）は、リボリ家が経営するロサンゼルスに拠点を置くワイナリーで、少なくとも1998年からワインと関連製品の販売に「RIBOLI」「RIBOLI FAMILY」の商標を使用していました。中国の企業である嘉興微型貿易有限公司（以下、嘉興）は、2018年に衣類や靴の販売に関連して、RIBOLIという商標を登録しました。2020年、嘉興は、ワインポウラー、ボトルスタンド、カクテルシェーカー、食器、その他の様々な台所用品や家庭用品など、追加の種類の製品に使用するためのRIBOLIマークの登録を申請しました。
サンアントニオは、嘉興がRiboliの名称を使ってAmazon.comを含む米国内で製品を販売していることを知り、カリフォルニア州中部地区で同社を提訴しました。訴状では、商標権侵害、商標の希釈化、原産地呼称の偽装、および関連する州法上の請求が主張されました。サンアントニオは、嘉興がRIBOLIマークを使用することを禁止する命令、2018年の商標登録を取り消す命令、嘉興の2020年の申請を放棄するよう指示するか、特許商標庁（PTO）が申請を許可することを禁止する命令を求めました。サンアントニオは、この訴訟で嘉興に送達しようとしたため、上訴することになりました。
商標侵害訴訟の場合、条件を満たせば送達は特許庁長官に対して行える
サンアントニオは、「裁判上及び裁判外文書の国外送達に関するハーグ条約」（「ハーグ送達条約」）に基づく送達の手間を避けるため、外国に居住する商標出願人が「商標に影響を及ぼす手続において通知または手続を送達することができる」米国居住者を指定することを要求するランハム法15 U.S.C. § 1051(e)を利用しようと考えました。この第1051条（e）はさらに、「そのように指定された者が最後の指定で与えられた住所において見つからない場合、または登録者が米国特許商標庁に提出した文書により、商標に影響を及ぼす手続において通知または手続を送達することができる米国居住者の氏名および住所を指定しない場合、当該通知または手続は長官に対して送達できる」と定めています。
嘉興は米国居住者の指定をしていなかったので、サンアントニオは、商標出願に関連して嘉興を代理した米国在住の弁護士に、嘉興の代理として送達を引き受けるかどうかを問い合わせました。しかし、同弁護士が応答しなかったため、サンアントニオは、召喚状、訴状および添付書類をPTO所長に送達しました。
この文書を受け取ったPTOは、嘉興に対し、長官への送達を通じて「合衆国法律集第15編第1051条（e）に従い、本訴訟の送達が有効に行われた」ことを確認する書簡を送付しました。PTOはその後、書類のコピーを嘉興に送付し、また嘉興の商標登録ファイルにも掲載しました。サンアントニオは、PTO長官を通じて嘉興に送達したことを記載した送達証明書を提出。嘉興が訴訟において弁護のために出頭しなかったため、地方裁判所書記官はサンアントニオのデフォルトの申請を許可しました。
地裁では特許庁経由の送達には慎重だったが、控裁で送達の合法性が認められた
デフォルトが確定した後、サンアントニオはデフォルト判決の申し立てを行い、連邦地裁に対し、嘉興がRIBOLIおよびRIBOLI FAMILYのマークを使用することを禁止する永久差止命令を出すよう要求しました。連邦地裁は、嘉興が適切に送達されていないことを理由に、サンアントニオの申し立てを却下。連邦地裁は、1051条(e)が法的手続きに適用されるか、PTOでの行政手続きのみに適用されるかについて、連邦地裁の間で権威が分かれていることを指摘し、その結果、1051条(e)は、PTOでの行政手続きに適用されることになったと述べました。第9巡回区は、この分裂に対処するため、この命令に対するサンアントニオの控訴を審理することに同意しました。
第9巡回控訴裁は、その判決において、第1051条(e)は法的手続きに適用されると判断しました。第9巡回控訴裁は、この決定の根拠として、「procedings」と「process」という言葉の平易で通常の意味から、議会がこの法律を法的手続きという文脈で適用することを意図していることを示しました。特に、PTOでの行政訴訟では、当局の「通知」によって開始される「送達される手続き」が存在しないため、「process」という言葉が使われていることが重要であると指摘しました。また、裁判所は、ランハム法が、サンアントニオが起こした訴訟のように、商標に「影響を与える」法的手続きについて、さまざまな方法を規定していることも強調しました。これらの結論から、第9巡回控訴裁は、法律の条文以上のものを見る理由はないと判断したのです。
最後に、同裁判所は、その判断がハーグサービス条約に抵触するものではないことに言及しました。同条約の手続きは、問題となる送達方法が外国への文書の送付を必要とする場合に適用されます。しかし、今回の判決によれば、セクション1051(e)に基づく送達は国内で行われるため、条約の適用範囲外です。
しかし、第9巡回控訴裁の判決は、外国の被告が、ある事件の状況下で、第1051条(e)に基づく送達が適切な通知を提供できず、そのため米国憲法のデュープロセス条項に基づき不十分であったことを立証できる可能性を残しています。連邦地裁は、デフォルト判決を否定する理由として、嘉興への通知の欠如には依拠していないため、裁判所は、この問題について詳細に検討しませんでした。
