混同の可能性による商標侵害は事実問題で大きく変わる

混同の可能性(likelihood of confusion)による商標侵害があったかを判断するためにSleekcraftの8つの要素が考慮される場合がありますが、実際の案件の事実問題に大きく関わってきます。そのため、顧客の実際の混同などの証拠が裁判を大きく左右することになります。

米国第9巡回区控訴裁判所は、混同の可能性(likelihood of confusion)/逆混同(reverse confusion)の要因に関する重要な事実問題を解決するために、連邦地裁の略式判決(summary judgement)を取り消し、ランハム法に基づいて提起された訴訟の審理に再送するという判決を下しました。Ironhawk Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc., Case No. 19-56347 (9th Cir. Apr. 20, 2021) (Smith, J.) (Tashima, J., dissenting)

Ironhawkは「SmartSync」という商標を使っているソフトウェアを2004年から販売しており、2007年に商標登録をしました。その後2017年、Dropboxは「Smart Sync」と命名した機能を既存のソフトウェアサービスに搭載しました。ほぼ同じ名前ということもあり、IronhawkはDropboxを商標侵害で提訴。訴訟の中で混同の可能性(likelihood of confusion)/逆混同(reverse confusion)が問題になっていました。

逆混同(reverse confusion)とは、上級商標の所有者(Ironhawk)と取引する消費者が、下級商標(Dropbox)と取引していると錯覚する場合に起こります。これは、知名度の高いジュニア(Dropbox)しか知らない人が、知名度の低いシニア(Ironhawk)と接触し、2つのマークの類似性からシニアがジュニアのユーザーと同じ、または関連会社であると誤って信じてしまう場合に発生します。

商標侵害、特に、混同に関する判断は、関連する消費者市場や消費者の知識や経験にも大きく影響されます。用いられたSleekcraftの8つの要素を考慮しても、第9巡回区の判事の間で意見が分かれるほどです。

今回は、地裁で事実認定を行う陪審員の判断を得る前に、略式判決をしてしまったのは間違えだったということで、略式判決は取り消され、地裁で追加の審議がなされることになりました。この判決は、混同の可能性による商標侵害は事実問題をどう解釈するかで判決が大きく変わることをよく示しています。

参考記事:Reverse Confusion Suit Not Ironclad, but SmartSync Lives On

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

自社製品に関わる特許は何件必要か?

この答えは当然のことならが製品の商業的価値によります。しかし、その逆、つまり守る特許が多いほど商品の商業的価値が高いということも成立します。この特許と製品の関係は高額な医薬品に顕著に表れています。

Read More »
money-saving-incentive
再審査
野口 剛史

PTABで敗訴した特許のファミリー特許の価値は?

親の特許が取り消された後も継続特許は有効か?これは権利行使をするときに誰でも考えることかもしれません。特に、無効化された親特許のクレーム文言と継続特許のクレーム文言がほぼ同じ場合は、継続特許の有効性に大きな懸念が生じます。今回は、パテントファミリーの1つが無効になったにも関わらずファミリーの他の特許を権利行使した場合、どうなったかを実際の訴訟ケースを交えて紹介します。

Read More »
訴訟
野口 剛史

AppleとQualcommが和解、新しい契約を結ぶ

AppleとQualcommの間で戦われていた特許ロイヤルティー問題は和解という形で終わりました。この和解によりAppleはQualcommに和解金を支払い、新たに6年間の特許ライセンス契約と複数年のワイヤレスチップ供給契約を結びました。

Read More »