多くのブランドは、アマゾンで販売されるグレーマーケット商品を長年の問題と考えています。Otter Products, LLC, et al. v. Triplenet Pricing, Inc.において、コロラド州連邦地方裁判所は、First Sale Doctrineが Triplenet を Otter の商標権主張から免れていないとし、商標権者に有利な略式判決を部分的に認めました。
正規代理人ではない業者の販売
Otter Products, LLCとTreefrog Developments, Inc. (以下「Otter」)は、Triplenet Pricing Inc., Triplenet Pricing, LLC, and Eric Sypes, (以下「Triplenet」)を、商標権侵害、不正競争、虚偽広告、コロラド消費者保護法違反の欺瞞的取引行為で提訴しました。Otterは、OtterBoxおよびLifeProofブランドで携帯電話およびタブレット端末用ケースを販売しています。そしてOtterは同社または正規販売代理店から直接購入した製品に保証を提供しています。
しかし、Triplenetは、Otterの許可なく（つまり実際は保証が付かない形で）、Otterの商標が付いた製品をAmazonを含むインターネット上で販売しました。しかし、Triplenet社は、Otterブランドの製品をAmazonで販売する際、「OtterBox limited lifetime warranty」が付属していることを表明していました。
自社の製品がグレーマーケット商品として扱われているとして訴訟を起こす
そこで、Otterは、この製品はOtterの製品であるにもかかわらず、保証書がないため、グレーマーケット商品になっていると主張。Triplenet側は、Otterの商標を侵害していないとの宣言的判決を求めるとともに、契約に対する不法な妨害、将来の経済的利益に対する意図的な妨害、欺瞞的かつ不正な取引方法を主張し、反訴を提起しました。
Otterは、商標権侵害と不正競争の主張、および虚偽広告と欺瞞的取引慣行の主張について、部分的略式判決を求めて提訴しました。また、Triplenetのすべての反訴に対する略式判決を求めました。
First Sale Doctrineと例外
これに対し、Triplenetは、First Sale Doctrineによって、Otterの商標権および不正競争行為に関する請求に起因する法的責任が免除されると主張。それは裁判所が、「商標製品の流通を管理する生産者の権利は、製品の最初の販売を超えて拡大することはない」と認めているからです。Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228, 1240-41 (10th Cir. 2006). しかしながら、裁判所は、First Sale Doctrineに対する2つの例外を認めています。(1) 「重要な差異」（material difference）の例外と、(2) 「品質管理」（quality control）の例外です。このどちらかの例外に該当する場合、侵害者とされる者は、First Sale Doctrineによって保護されない可能性があります。
裁判所は、この2つの例外が適用されるとし、Triplenetのグレーマーケット商品の抗弁を剥奪。まず、裁判所は、Triplenetの製品が「商標権者が販売するものとは実質的に異なる」ため、「『genuine』ではない」と評価。Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distribution, LLC, 562 F.3d 1067, 1072 (10th Cir. 2009). Triplenetが販売する製品にはOtterの保証が付かないため、裁判所は重要な差異があると判断しました。
第二に、裁判所は、Triplenet社の製品流通がOtterの品質管理基準を満たしていないかどうかを評価します。まず、Otterは、自社製品を自社または認定再販業者のみが消費者に販売することを認めている点で、正当な品質管理手段を有していることを立証した。さらに、Otterの認定再販業者は、出荷、製品検査、破損品の除去・報告、製品陳列に関する詳細な指示に従わなければなりません。Otterは、例えば、オンラインの正規販売店のウェブサイトや製品リストを定期的に監査しているという証拠を提出し、その品質管理が口実でないことを証明。さらに、裁判所は、Triplenet社の不適合販売が、オッターの製品が品質基準を遵守していることを確認する能力を阻害するため、Otterの商標の価値を低下させたと判断。その結果、裁判所は第2巡回区を引用して、Triplenetの「不適合製品はランハム法の目的上、保有者の真正製品ではないとみなされ、その流通は商標権侵害を構成する」と判示しました。Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996).
また、Otterは、Triplenet社が販売する製品には自社の保証が適用されないことを示す、反論の余地のない証拠を提出し、虚偽広告の主張にも成功しました。同様に、裁判所は、コロラド州消費者保護法（CCPA）の主張についてもOtterに有利な判決を下しました。「コロラド州消費者保護法（CCPA）]は、「その性質上、公衆に損害を与え、不快感を与え、または危険をもたらす可能性がある」商業活動および慣行を規制するために制定されました。Peterson v. USAA Life Ins., 353 F. Supp. 3d 1099, 1112 (D. Colo. 2018), aff’d, 814 F. App’x 408 (10th Cir. 2020). Triplenet社のOtterによる保証に関する虚偽の記述は、特にAmazonの店頭を通じて市場一般に向けられていたため、その記述は公衆に影響を与えるのに十分であり、CCPAに違反するとしました。
まとめ
Triplenet社が販売した製品は、First Sale Doctrineに対する重要な差異と品質管理の例外により真正品（genuine）ではないとする裁判所の判決を踏まえ、この判決は、正規販売店のキュレーションネットワークを維持しようとするブランドによる将来の行動の枠組みを提供する可能性があります。
参考文献：First Sale Doctrine Fails to Free Unauthorized Online Retailer from Infringement Claims
