公開されている特許製品であっても営業機密は保持できる

一般に公開されている製品であっても、公開する情報を意図的に制限し、販売のプロセスや販売契約による縛りをしっかり管理することによって、営業機密は保持できる。それは特許になっている製品でも同じなので、特許と営業機密は相対するものではなく、合わせて使うことも可能。

判例:Life Spine, Inc. v. Aegis Spine, Inc., Case No.21-1649 (7th Cir. Aug. 9, 2021) (St.Eve, J.)

米国第7巡回区控訴裁判所は、特許製品の営業秘密保護の微妙な性質を取り上げ、主張された営業秘密は公に開示されておらず、十分に保護されていたと判断し、連邦地裁の営業秘密保護の判断を支持しました。

この事件のきっかけは、脊椎インプラント装置の販売を専門とする2つの会社の短期間のビジネス関係にあります。Life Spine社は、ProLift Expandable Spacer Systemと呼ばれる装置を製造・販売しています。そして、Life Spine社は、Aegis Spine社と契約し、Life Spine社のProLiftシステムを病院や外科医に販売しはじめました。

両社間で結ばれた販売契約の下で、Aegis SpineはLife Spine社の機密情報を保護し、Life Spine社の財産の受託者として行動し、ProLiftシステムのリバースエンジニアリングを控える義務がありました。

しかし、Aegis Spine社は、その契約上の規約を守らず、親会社であり、Life Spine社の直接の競争相手である L&K Biomed に Life Spine社の ProLift システムに関する情報を提供しました。L&Kは、競合する脊椎インプラント装置を開発するために、Life Spine社の機密情報を使用。L&Kの装置が市場に登場した直後、Life Spine社はAegis Spine社を営業秘密の不正流用と販売契約の違反で訴えます。

連邦地裁はLife Spine社に有利な判決を下し、Aegis Spine社とそのビジネスパートナーに対する仮差止命令の申し立てを認め、Aegis Spine社とそのビジネスパートナーは全員、競合製品の販売ができなくなりました。その後、Aegis Spine社は控訴します。

Aegis Spine社は、企業が特許、展示、販売を通じて公に開示しているデバイスについては、営業秘密の保護が受けられないので、差止命令は不適切だと主張。しかし、第7巡回区はこれに同意しませんでした。

裁判所は、パブリックドメインで入手可能な情報には営業秘密の保護がないことを再確認する一方で、この問題で保護されるべき情報の性質はそのようなものではないと判断しました。むしろ、第7巡回区は、Life Spine社がProLiftシステムの特許取得、展示、販売を通じて保護しようとした特定の情報を公に開示してはいなかったという連邦地裁の見解に同意しました。

ProLift拡張可能脊椎インプラントは、インプラント(またはケージ)コンポーネントとインストーラーで構成されています。ケージは、上部および下部エンドプレート、ノーズおよびベースランプ、拡張ネジから構成されて、インストーラーは、患者の背骨にケージを挿入し、患部である椎間板の高さを拡張するために使用します。

Life Spine社は、「ProLiftのコンポーネントとサブコンポーネントの正確な寸法、およびそれらの相互接続性」を企業秘密とみなしています。連邦地裁は、第三者は秘密保持契約を結ばずにその正確な寸法情報にアクセスすることができず、その情報はLife Spine社のマーケティング資料(寸法の近似値しか含まれていない)や特許では入手できないものでした。Life Spine社のProLiftシステムは、一般の人が購入することはできず、業界の展示会でもLife Spine社の厳重な管理なしには扱うことができず、Life Spine社の販売代理店は、予定された手術のためだけに、病院や外科医にProLiftを直接販売しているという状況でした。

第7巡回区は、「限定的な開示」は、製品に関するすべての企業秘密保護を破壊するものではなく、企業が同じ製品の他の側面を公に開示した場合でも、その製品の開示されていない「具体的な秘密」に関する企業秘密保護を維持することができると指摘。第7巡回区は、同じ原則が公共の場での展示や販売にも適用されると説明しています。

このような行為は、企業秘密が製品の調査により「容易に確認できる」ものでない限り、企業秘密保護の没収には至らないと判断。裁判所は、Aegis Spine社の主張は、営業秘密保護を「ある製品について、存在するかしないかのオール・オア・ナッシングの命題として」扱うことに決定的な欠陥があると述べています。営業秘密の保護が求められたのは、ProLift製品の特定の寸法と測定値(製品そのものではない)であったため、裁判所は、Life Spine社が保護可能な営業秘密の執行を求めていただけであることに同意しました。

今回の判例は、営業秘密保護の微妙な性質を示しており、特許を取得し、販売し、展示したからといって、自動的に営業秘密の保護を受けられないわけではないということを、改めて気づかせてくれますものです。

参考文献:Patents and Trade Secrets Aren’t Mutually Exclusive: The Nuanced Nature of Trade Secret Protection

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