ポッキーと商標:ビスケット・スティックは機能的か?

現在、ポッキーを巡って、重要な意味を持つ可能性のある商品デザイン商標の訴訟が米国最高裁で係争中です。

ケース:Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp., Docket No.20-1817 (Supreme Court 2021)

日本人だったら誰でも知っているグリコの「ポッキー」は1966年から販売されている人気商品で、アメリカでも販売されています。そして、今回最高裁まで行った理由が、ロッテの「ペペロ」というコピー商品です。

このコピー品に対して、グリコは、チョコレートで覆われた細長い棒状のビスケットという商品デザインに対するグリコの商標権を主張して、商標権侵害で訴えます。グリコは1989年にこの商標を登録していて、登録番号は 1,527,208です。

この訴訟はかなり早い段階で終了しました。連邦地裁は、デザインは機能的なものであり、商標で保護することはできないと判断。 控訴審では、第3巡回区がこれを支持。

ポッキーは誰でも知っていると思いますが、形状の機能性について考察してみたいと思います。

  • ビスケットの端は、その部分を持つことでチョコレートが手につかないようになっている
  • 棒状のデザインにより、コンパクトな箱に詰めてシェアすることができる
  • 口を大きく開けずに、一口で食べられる棒状のデザイン

第3巡回区によると、これらの点は実用的であり、法律問題として機能的であると解釈しました。

しかし、グリコは最高裁への請願書の中で、次のような疑問を提示しています:

ランハム法はトレードドレスを違法なコピーから保護しています。トレードドレスには、Maker’s Markのボトルに施された赤いワックスシール、Chanel No.5の香水ボトルの形状、Pepperidge Farm Milanoクッキーの形状など、製品のデザインが含まれます。トレードドレスの保護を受けるためには、製品のデザインが「機能的」であることが必要とされます。本件では、トレードドレス法における「機能性」のテストと、略式判決を妨げる事実上の紛争を生じさせるための代替製品デザインの役割が問題となっています。本請願書は2つの質問を提示しています。

1. トレードドレスが「機能的」であるかどうかは、本法廷および9つの巡回裁判所が判断したように、「商品の使用または目的に不可欠」または「商品のコストまたは品質に影響を与える」場合であるか、あるいは以下の第3巡回裁判所が判断したように、単に「有用」であり「それ以上ではない」場合であるか。

2. 製品のデザインがコストや品質に影響を与えず、特許にも請求されていない場合、同じ用途や目的を果たす代替デザインの存在が、機能性に関して事実上の疑問を生じさせるかどうか。

請願書(Petition)の一部の和訳

請願書には参考として、チョコレートで覆われたクッキー(ビスケット)の写真がたくさん掲載されています。

グリコは、”スティック状スナックおよびその製造方法 “というタイトルの特許も保有しています。 米国特許第8,778,428号です。 この米国特許は、これらの棒状のスナックを作る特定の方法と、”A stick-shaped snack made by the [claimed] method” を請求している。(連邦地裁は、この特許が機能性を示すのに適していると判断しました。しかし控訴審では、この特許は製品自体の新規機能ではなく、特定の製造方法に焦点を当てたものであるため、第3巡回区はこれに同意しませんでした。 また、日本の実用新案特許もありますが、この訴訟では取り上げられませんでした。

今回の問題は、最高裁が審議することになれば、トレードドレスによる商標保護に関するとても重要なケースになることが考えられます。原則、商標は機能的であってはいけない。しかし、トレードドレスのような商標保護が製品の形状に依存する場合、その機能性(または非機能性)がどのように考慮されるべきか、最高裁の判断と新しいテストが期待されるところです。

参考記事:Trademark on Product Design: Are these biscuit sticks functional

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

特許動向レポート2022:特許の目的、価値、保護、技術に関するグローバルな考察

知財に強いアナリティクス企業Clarivateが2022年の特許動向レポートを公開しました。国際的な知的財産を効率よく活用していくには、グローバルな視点で特許の動向を見極めることが必要です。このレポートでは世界中の275人のIPおよび特許の専門家に意見を求め作成されました。

Read More »
契約
野口 剛史

元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。

Read More »
特許出願
野口 剛史

特許審査履歴解説: 3回のRCEと6回のOA対応で得られた特許の価値は?疑問視されるOA対応もちらほら (Sony)

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。

Read More »