米国特許庁（USPTO）は、昨年末に抹消手続きと再審査の新しい申請を受け付け始めて以来、170件以上の抹消および再審査の申請を受理しています。手続きがスムーズに行くように同庁は、請願書の適切な準備と提出方法に関するガイダンスを発行しましたが、それでも申立人が容易に治癒できる「よくある間違い」が多数報告されています。今回はそのよくある間違えとその対策方法について話します。
商標法改正で可能になった抹消手続きと再審査について
まず、去年末の2020年商標近代化法（Trademark Modernization Act of 2020。以下、TMA）で可能になった抹消手続きと再審査について話します。
米国では商標登録は州をまたぐ商業における商標の正当かつ継続的な使用によって裏付けられなければならないため、正当な権利者を阻害する可能性のある不正な出願に対抗するために新しい法律ができました。15 U.S.C. § 1064(6)に従い、USPTOの商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board。略して”TTAB”）で不使用を理由に取消すための新しい法的根拠を作成し、さらに、TMAは、一方的な審査のための2つの新しい手段を提供した：15 U.S.C. §1066(A) に基づく抹消手続き（expungement）及び15 U.S.C. § 1066(B)に基づく再調査（reexamination）です。
抹消手続き（expungement）: 商標が州をまたいだ通商で使用されたことがないと主張される場合、登録から3年目から10年目の間に請願を提出することができます。
再調査（reexamination）: 商標が出願プロセスで主張されたとおりに使用されなかった場合、登録から最大5年後に再審査申立を行うことができます。
USPTOは、2021年5月18日に規則案の通知を出し、2021年11月17日に、請願書に関する特定の手続き要件を実施する正式規則を発行しました。請願書は、USPTOのオンライン出願システムを通じて、ここから入手できるフォームを用いて提出することが可能です。この規則では、USPTO長官による各申請の審査基準も定めており、長官は、十分な疎明がなされたかどうかを単独で判断する権限を有します。この基準を満たした請願は審査官に送られ、審査官は登録後の最初のオフィスアクションの拒絶を発行します。
登録者は、3ヶ月以内に、請願者のケースに反論する回答を提出することができます。審査官は、申立書および応答書を審査し、登録を取り消す最終的なオフィスアクションを発行するか、登録を維持し手続きを終了させるかを決定します。最終的なオフィスアクションの拒絶から3ヶ月以内であれば、TTABに一方的な不服申し立てを行うことができます。
TTABは、2022年6月版の手続マニュアルで初めて控訴の手続指針を公表したばかりで、取り消しや再審査に関する判例指針はまだありません。その代わり、申立人は、2022年3月の「insights into Trademark Modernization Act nonuse cancellation petitions」と題するレポートや、USPTOがウェブサイトで公表したベストプラクティスに関する非公式なガイダンスなど、USPTOが発行している情報を参考にすることができます。
ここでは、USPTOが最近の出版物で報告した、取り消しおよび再審査申立における最も一般的な5つの間違いと、それを回避するためのUSPTOの提案について紹介します。
間違いその1：申し立て内容の調査不足
TMAは、取り消しまたは再審査の申立ては「合理的な調査」（“reasonable investigation”）に基づくべきと規定していますが、それが具体的に何を意味するのかについては列挙していません。USPTOの2021年11月の規則でさえ、登録者の不使用に関する調査の十分性は、「ケースバイケースの判断」であると示しています。ただし、同規則では、調査には少なくとも以下のものが含まれるべきであると明確にしています。
- 登録で開示された特定の商標に焦点を当てること（登録者の事業活動全般や、登録者が使用する他の商標とは対照的であること）
- 使用されていないとされる特定の商品および/またはサービスに焦点を当て、「その範囲と適用可能な取引チャンネルを念頭に置く」こと
- 公に開示できる合理的にアクセス可能な情報源による調査
- 現在の不使用だけでなく、（関連する期間の）過去の使用に関する調査；及び
- 1つのインターネット検索エンジンを使用した1回以上の検索を含むオンラインリサーチ
この規則では、申立人が必ずしも第三者調査機関に依頼する必要はないことを確認していますが、もし調査機関に依頼した場合、申立人は、特権を放棄する情報を開示することなく、調査機関の結果を一般的に参照することができるとUSPTOはアドバイスしています。
間違いその2：十分な証拠の添付をしていない
不使用の証明は否定を証明することですが、USPTOは、それが困難であることを認識しています。これまでの申立の審査では、審査官は、請願者がIn re Pacer Tech., 67 USPQ2d 1629 (Fed. Cir. 2003)で規定された「合理的な前提」（“reasonable predicate” ）基準を満たすかどうかに着目しています。これには、使用証明が偽物またはデジタル処理で改変されている証拠、登録者が米国に存在しない証拠、または登録者が一般的にインターネット上に存在しない証拠（特に、問題となる商品が通常オンラインで販売される消費財である場合）などが含まれる場合があります。
実施された調査の性質と範囲を説明する検証済み請願書に加えて、USPTOは、調査結果を裏付ける少なくともいくつかの追加的な文書証拠を要求します。そのような証拠書類の潜在的な出所は、37 C.F.R. § 2.91(d)(2)に規定されています。
- 州および連邦商標の記録（同一または酷似した商標の商品またはサービスの削除または不使用 を示す他の登録からの維持文書を含む）
- 登録者が所有/管理していると思われるインターネットウェブサイトおよびその他のメディア（関連期間を通じて不使用であることを示すarchive.orgまたはその他のソースからの履歴記録を含む）
- 商品/サービスが広告されている、または販売のために提供されていると思われるインターネットウェブサイト（例えば、大手小売業者のウェブサイトにおける検索結果のスクリーンショット）
- 商品/サービスのレビューや議論を含む可能性のある印刷物やウェブサイト
- 州または連邦政府の事業登録または規制機関への届出、またはそれらによって取られた措置の記録
- 登録者のマーケットプレイス活動（登録者からの購入の試み、または消費者が実際に商品を購入することができないウェブサイトの証明を含む）
- 訴訟または行政手続からの記録；または
- 使用／非使用に関係する証拠を持つ、その他の「合理的にアクセス可能な情報源」
申立人は、問題となる各商品およびサービスに関する証拠を含める必要があることを覚えておくことをお勧めします。例えば、あるクラスで特定された商品の1つだけに関する偽の使用証明は、そのクラス全体の不使用を証明するのに十分ではありません。
最後に、請願者はUSPTOに対して誠実であることを要求する倫理規則に拘束され、したがって、37 C.F.R. § 11.303(d).に従って、申立人の立場を弱めるいかなる証拠または情報も開示しなければならないことに留意することが重要です。
間違いその3：過剰な証拠の添付
申立人は、関連性が疑わしい無数の文書を含む大きな「データ・ダンプ」を提供することで非難されてきました。例えば、他の出願や手続を参照する場合、ファイル記録全体ではなく、関連する部分のみを含めるようにします。
USPTOのウェブサイトでは、一般的に、申立人は、「不使用の申し立てに直接関係しない、あるいはそれを支持しない証拠を記録として提出することは避けるべき」と促しています。
間違いその4：判読不能な証拠の添付
USPTOは、URLやアクセス日時の判読できないインターネットプリントを無視することがあります。スクリーンキャプチャを添付する場合、これらのプリントアウトは、十分に読みやすい大きさでなければなりません。
間違いその5： 証拠の適切な索引の添付を怠ること
USPTOの規則では、取り消し申請と再審査申請には、証拠の索引を提出することが義務付けられています。具体的な書式はありませんが、各証拠がどの商品またはサービスに適用されるかをインデックスに明記することが必要です。
USPTOは、申立人がテンプレートとして使用することができるいくつかの例を提供しています。
まとめ
まとめると、TMAにおける取り消しまたは再審査請求の輪郭に関するTTAB公式の指針はまだありませんが、請願者は、すでにあるリソースを利用する際に、USPTOから多くのヒントを得ることができます。
