2021年12月18日より、米国特許商標庁（USPTO）の規則により、2020年商標近代化法（Trademark Modernization Act of 2020: TMA）が施行されました。 TMAの目的は、米国で実際に使用されている商標を反映した商標登録のリストを含む十分に機能する商標システムを作ることであり、TMAは、手続きの簡素化により「死んでいる」登録を排除し、申請処理時間を短縮することで登録リストをクリーンアップすることを目的としています。

今回、登録リストから「死んでいる」登録（dead registrations）を排除するために、2つの新しい一方的な手続が設けられています。

１．Expungement Proceeding（登録抹消手続き）：この登録抹消手続きでは、USPTOは、登録商標が米国の商業で一度も使用されたことがないかどうかを判断します。当事者または長官が、商標を使用したことがないとして、登録の一部または全部の商品またはサービスの取り消しを求めることができます。 登録日から3年から10年の間、長官に対して抹消手続きを行うことができます。 ただし、2023年12月27日までは、3年以上経過した登録はすべて抹消の対象となり、10年という上限は適用されないので注意してください。 また、抹消手続きの回数に制限はありませんが、先行手続きで商標の使用が立証されると、抹消手続きで再び登録商標が攻撃されることはないため、権利者は安心することができる。

２．Reexamination Proceeding（再審査手続き）： 再審査手続きでは、ランハム法第1条に基づく使用ベース登録の商標が、使用ベース出願（use-based applications）の場合は出願日、また使用意図出願（intent-to-use applications）の場合は使用主張の補正書（amendment to allege use/statement of use）提出日の時点で使用中ではなかったかどうかをUSPTOが評価します。 この手続きは、登録から5年以内であれば、当事者または長官が行うことができます。

登録抹消手続きと再審査手続きは、商標審判委員会（Trademark Trial and Appeal Board：TTAB）ではなく、長官（Director）への請願（petition）によって提出されます。そして、身分を明かすことなく請願書を提出することができます。 ただし、長官は特定のケースで身分証明を要求する権限を持っています。

一方向手続きの申請料は、商品またはサービスのクラスごとに400ドル。申請書には、登録商標の使用について合理的な調査が行われたことを証明する検証済み陳述書、および申請書の根拠を説明する事実の陳述書を添付する必要があります。検証された陳述書には、a)どこでどのように調査が行われ、何が開示されたか、および b)すべての証拠書類のコピーと項目別の索引を含める必要があります。 合理的な調査とは、登録の商標と特定された商品およびサービスに焦点を当てた「適切な包括的調査」（appropriately comprehensive search）であり、適切な範囲と適用される取引チャネルを含むものであるべきです。しかし 申立人が私立探偵を雇うことは期待されておらず、インターネットのウェブサイト、州または連邦政府機関への届出、登録者への連絡の試みを含む登録者の市場活動などの証拠に頼ることができます。 どの程度の証拠が必要かはケースによって異なりますが、インターネットの検索エンジンを使用した1回の検索では、妥当な調査とは見なされない可能性が高いです。

USPTO長官が、手続要求の請願書が有効であると判断した場合、長官は手続を開始します。 審査官は、オフィスアクションを発行し、登録者に手続を通知します。登録者は、オフィスアクションに対して3ヶ月の応答期間がありますが、手数料を支払うことにより1ヶ月の延長が可能です。応答において、登録者は、問題となっている商品またはサービスを削除するか、または使用の証拠を提出することができます。提出された証拠が不十分な場合、USPTOはファイナルアクションを発行します。登録者は、3ヶ月以内に再考を求めるか、TTABに上訴することができます。

実務上の手引き

抹消または再審査手続きの開始が容易であることから、ブランドオーナーは、リストアップされたすべての商品およびサービスに対する重要な登録商標の使用継続を証明するために、十分な記録を残しておく必要があります。 米国外の登録に基づく米国登録を有する米国外のブランドオーナーは、米国での商業における登録商標の使用が、商業における使用の宣言を提出しなければならない5年間ではなく、追放を求めることができる米国登録の日から3年以内に要求される場合があることに留意する必要があります。

その他注目すべき変更点

その他TMAでは以下のような追加の変更も含まれています

TTAB Cancellation Proceedings（TTAB取消手続）：　商標の取消を請求する際に、抹消（expungement）が理由となります。登録商標が抹消されるためには、登録商標が商業的に使用されたことがないことを証明する必要があります。商標の取消を請求する当事者は、登録日から3年経過後であれば、いつでも取消を請求することができるようになります。不使用と放棄という従来の取消事由は影響を受けません。

3ヶ月の新しい応答期限： 2022年12月1日より、商標出願人は、現在の6ヶ月のオフィスアクションに対する応答期限とは異なり、3ヶ月の応答期限を与えられることになります。申請者は、125ドルの手数料で3ヶ月の延長を1回請求することができます。出願人が期限までに応答しない場合、出願は放棄されたものとみなされます。 この新規則はマドリッドセクション66(a)の申請者には適用されません。

参考文献：Trademark Law Alert–Regulations Implement the Trademark Modernization Act of 2020