操作マニュアルは先行技術の印刷出版物として扱われるべきなのか?

米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)の非自明性判断を覆し、操作マニュアルが印刷出版物の先行技術として適格でないと判断した審判部の誤りを認定しました。操作マニュアルのアクセス性が問題になりましたが、機械の購入者などに配布する意図が示されていたなどの要素から、アクセス性は十分であるため印刷出版物として適格であると判断されました。

判例:Weber, Inc. v. Provisur Technologies, Inc., Case Nos. 22-1751; -1813 (Fed. Cir. Feb. 8, 2024) (Reyna, Hughes, Stark, JJ.)

スライサー特許に関するIPRにおいて操作マニュアルを印刷出版物として取り扱うかが問題に

Provisur社は、肉やチーズなどの食品を正確にスライスして包装する食品加工施設で使用される高度な高速メカニカルスライサーに関する2件の特許を所有しています。特許請求の範囲に記載されている主な構成要素は、食品を投入するために設計された「投入装置」、スライサーに食品を供給するための「供給装置」、およびスライス機構に入る前に食品の集合を規制することを目的とした「停止ゲート」でした。

Weber社は、特定の操作マニュアルに基づき、特許のいくつかのクレームの有効性を争う当事者間レビュー(IPR)を申し立てました。IPR手続きにおいて、PTABは、Weber社の操作マニュアルは、選択的に配布され、機密保持の制限を受けていたため、先行技術の印刷出版物(prior art printed publications )には該当しないと判断しました。PTABはまた、Weber文献を含む先行技術の組み合わせは、クレームの重要な限定、特に「ディスポーザブルオーバー」と「停止ゲート」の限定を開示していないと結論付けました。この結果、PTABは異議申立されたクレームは特許不可能ではないと判断し、Weber社は控訴します。

操作マニュアルのアクセス性は十分であるため印刷出版物として適格

CAFCにおいて、Weber社は、操作マニュアルが印刷出版物に該当するにはアクセス性が不十分であったとするPTABの判断が誤りであったと主張し、特にこの審決は、2009年に米連邦巡回控訴裁が下した2009 decision in Cordis Corp. v. Boston Scientific Corpの判決を誤って適用したと指摘しました。

このWeberの主張をCAFCは受け入れました。CAFCは、学術的な単行本の配布が一部の人に限られていたCordisとは異なり、Weberの取扱説明書は、食品スライサーの使用法やメンテナンスに関する指示を提供するために、機械の購入者などに配布することを意図していたと説明しました。同裁判所は、納品記録や電子メールのやり取りなどの証拠から、マニュアルは購入時や請求時に顧客が入手可能であったことがわかると説明しました。また、CAFCは、マニュアルが守秘義務に縛られていなかったことにも言及しました。このような分析から、CAFCは、操作マニュアルは印刷出版物として適格であると結論づけました。

内在的証拠に基づくクレーム解釈

クレーム解釈に目を向けると、CAFCは、「ディスポーザブルオーバーr」と「停止ゲート」の限定に関するPTABの解釈も覆しました。CAFCは、長年の判例に従い、クレームそのもの、明細書、特許の審査履歴を含む内在的証拠(intrinsic evidence)を検討することの重要性を強調しました。Weber社は、特許請求の範囲の文言は、厳密なアライメント要件なしに、ローディング装置に対するフィード装置の位置決めをより広範囲に含意していると主張。専門家の意見に基づき、Weber社は、クレームの文言も明細書も直接アライメントを義務付けていないと主張しました。

CAFCはこのWeberの主張に同意します。裁判所は、「上方に配置される」とは、ローディング装置の上方におけるフィード装置の一般的な位置決めのみを要求するものであり、PATBが解釈したような直接的な位置決めを要求するものではないと強調しました。

同様に、「停止ゲート」の制限に関して、CAFCは、マニュアルなどの証拠が、クレームされたコンベア機構をその機能を立証するのに十分な方法で開示していたため、PTABの判断は実質的な証拠によって支持されていないことに同意しました。CAFCは、操作マニュアルの図表および専門家の証言が、製品ベッドコンベヤがクレームで要求されている「ストップゲート」の機能を実際に果たしていることを実証しているとして、PTABの判断を覆しました。

まとめ

CAFCによるこの最近の決定は、明確な定義と先行技術へのアクセスの重要性、そして内在的証拠に基づく正確なクレーム解釈の重要性を再確認します。

参考記事:Sliced and Diced: Operating Manuals Are Printed Publications

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