サービスの提供だけでもon-sale barに抵触

特許の先行例となるon-sale barのイメージは製品の販売や売り出しがきっかけになることは広く知られていますが、サービスの提供だけでもon-sale barに抵触することがあるので注意が必要です。

Quest Integrity USA, LLC v. Cokebusters USA Inc., No. 2017-2423 (Fed. Cir. May 21, 2019)において、CAFCは特許権者であるQuest がその顧客に行ったサービスがon-sale barにあたるとして、一部のクレームが無効になりました。

今回問題となったサービスは、Quest が特許出願を行う1年以上前の2003年に提供されました。このサービスではハードウェアやソフトウェアといった形のあるものは顧客に提供されず、最終レポートだけが顧客に提供されました。

そのサービスが提供されて1年以上経った2004年に、Quest は上記のサービスに関わる方法とシステムに関する特許出願を行います。

特許の権利化後、Quest は競合他社であるCokebusters を訴えますが、そこで2003年に提供されたサービスがon-sale barであることが指摘されました。その結果、地裁では一部のクレームが無効になりました。

今回の判決で、CAFCは地裁の判決を肯定し、特許出願の1年以上前に行われたサービスがon-sale barに該当すると判断しました。この判決でCAFCは、on-sale barには販売 (sale) や売り出し (offer for sale) だけではなく権利化する準備が整っている (ready for patenting) も含まれていることを強調しました。今回のサービス提供は、その時点で権利化するための情報があるにも関わらず、特許出願を1年以内に行わなかったということを示すことになったようです。

また、今回の判例では、on-sale barが方法クレームだけでなく、ハードウェアやソフトウェアに関するクレームにも適用されたので、注意が必要です。

サービス提供会社は要注意

今回の判例はサービスを提供しているSaaS提供会社に特に重要なものです。SaaSの場合、新機能を簡単に顧客に提供できますが、事前の特許出願を怠ると、たとえ顧客には見えないところで発明が使われていたとしても、サービスを提供していたという事実のみで、そのサービス自体がon-sale barになる可能性があります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Daniel B. Weinger, William S. Perkins, Kristina R. Cary and Serge Subach. Mintz(元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

laptop-working
ビジネスアイデア
野口 剛史

知財専門の会員制副業サイト

コロナ禍で日本の雇用形態に大きな変化が起きていて、大手企業でもジョブ型の雇用にシフトしたり、副業を正式に認めたり奨励する動きもあります。それに伴い働く従業員側のマインドセットも変わりつつあるのではないでしょうか?そこで今回はそのような業界の流れをふまえて、知財専門の会員制副業サイトのニーズについて考えていきたいと思います。

Read More »
secret
企業機密
野口 剛史

DTSA下の継続使用の原則が認められるものの特許公開で企業機密が無効に

第9巡回区は、今回初めて、DTSAにおける継続使用の原則(continued use doctrine)を認め、最初の不正使用がDTSA成立前に行われたと主張している場合でも、原告が企業秘密の不正使用に対してDTSA請求を行うことを認めました。さらに、第9巡回区は、原告が特許出願に含まれる以上の企業秘密情報が不正に流用されたと主張しない場合、特許出願がDTSA請求を妨げる可能性があるとしました。

Read More »