規格標準はファクトファインダーの問題

特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。

判例: Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology

上記の判例において、連邦巡回控訴裁は、(1)特許請求項はLong-Term Evolution(「LTE」)規格の必須側面に不可欠であり、(2)被告製品はその規格を実践しているという特許権者の主張に基づき、陪審員による侵害の判断を肯定しました。

被告はJMOL(judgment as a matter of law)において、特許請求項の規格に対する本質性の問題について、連邦地裁は請求項解釈の文脈で判断すべきであり、裁判所は法の問題(matter of law)としてその問題を判断する必要があったと主張しました。しかし、連邦巡回控訴裁は、侵害裁判の文脈でこれらの質問を陪審員に提出したことに誤りはないと判断しました。

連邦巡回控訴裁は、規格標準は事実発見者(fact finder)の問題であることに同意。さらに、連邦巡回控訴裁は、クレーム解釈中に特許請求項の標準的な必須性を判断することは、実務的な観点からは意味をなさないと付け加えました。結局のところ、必須性とは、クレームの要素が、標準に準拠した装置が組み込まなければならない標準の必須部分の上に読み込まれているかどうかという事実問題です。この質問は、クレーム解釈分析(本質的な証拠に大きく焦点を当て、クレームが何を意味するかを述べる)というよりも、侵害分析(クレーム要素を被疑製品と比較する)に近いものであります。

解説

アメリカでは特許訴訟のような民事訴訟も陪審員が用いられます。実際には、判事がすべて執り行うベンチトライアルもありますが、特許訴訟のほとんどが陪審員裁判です。

アメリカの陪審員裁判には様々な特徴がありますが、今回問題になったのは、問題となった特許が規格必須特許(Standard Essential Patent SEP)であるかという問題を陪審員と判事どちらが決定するか?というものです。

というのも、陪審員裁判だからといって、陪審員がすべてを決められるわけではありません。彼らは事実に関する問題(question of fact)しか決定する権限はなく、法律に関する問題(question of law)は判事が判断することになっています。このような住み分けから、陪審員はfact finder (事実を決定する者)とも呼ばれます。

また、判例からクレーム解釈(claim construction)は法律の問題とされ、判事が判断します。そのため、特許訴訟でもクレーム解釈に重要なMarkman hearingやクレーム解釈自体は陪審員が集う公判(Hearing)の前に行われます。

この事前情報をふまえた上で、今回の判決を見るとわかりやすいと思います。被告側であるTCLは地裁で陪審員によって対象特許がLTEの規格必須特許と判断されたため、CAFC(連邦巡回控訴裁)において、この必須性に関する問題は判事が判断するべきと主張しました。CAFCがこの主張を受け入れれば、地裁における手続き(陪審員が必須性を判断したこと)が適切ではなくなるので、地裁に差し戻し(remand)され、CAFCが示したルールに従い再度審議されることになります。

しかし、CAFCはTCLの主張を受け入れず、特許が規格必須特許であるか否かの判断は事実に関する問題(Question of fact)であるので、今回の地裁で行われたように陪審員が判断するのが正しいとしました。

特許が規格に必須なものなのかは、クレームと規格を比較して判断されるため、規格という事実を含む問題であり、クレーム解釈よりも侵害分析に近い要素が含まれます。また、SEP(Standard Essential Patent。規格必須特許)と判断された場合、その規格(今回はLTE)を満たしている製品の場合、侵害はほぼ確実に立証されるので、このような観点からも侵害分析(事実認定を含む判断)の要素が濃いので、今回のように規格標準はファクトファインダーが判断する問題という判決が下りました。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Bryan K. Wheelock. Harness, Dickey & Pierce, PLC(元記事を見る

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