アメリカの特許訴訟において、証拠法（Federal Rules of Evidence）や手続き法（Federal Rules of Civil Procedure）の理解は極めて重要です。特に、自社の従業員を証人として利用する際には、その人物が事実証人として取り扱われるべきであり、専門家証人としては認定されないよう注意が必要です。これは証人選定の段階や、証人が裁判で発言する内容にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
自社の従業員は原則事実証人だが専門家証人との区別が難しい場合もある
民事訴訟において、企業が自社の製品やサービスの設計、能力、特徴について証言する証人として従業員を提供することはよくあることです。このような場合、通常、702条の意見証言を提供する専門家証人としてではなく、証人はFederal Rules of Evidence 602に基づき、個人的知識に基づく証言を提供する事実証人（fact witness）として証言します。
しかし、事実証言と専門家証言の境界線は、特に証言が一般証人の一般的な知識を超えた複雑な技術を含む場合、見極めが難しいことがあります。というのも、特定のトピックに関する専門家である従業員が、完全に事実に基づかない意見証言（opinion testimony）に容易に移行する可能性があるからです。
そのような場合、証人を提供する当事者は規則701に基づくことができる可能性があります。この規則下では、その証言が「証人の認識に合理的に基づく」ものであり、「科学的、技術的、または規則702の範囲内のその他の専門的知識に基づいていない」場合、一般証人の意見証言を認めることができます。
自社の従業員の発言が専門家の意見証言にならないように気をつける
しかしながら、 Daedalus Blue, LLC v. MicroStrategy Inc., Civil Action No. 2:20CV551, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145602 (E.D.Va. Aug. 18, 2023) におけるRoderick Young連邦地裁判事の最近の判決に示されているように、このような事実と意見が混在した証拠を提出するために知識豊富な会社員を使用するという戦略には限界があります。
Daedalus Blue事件は、MicroStrategyのソフトウェア・プラットフォームが原告の特許を侵害しているという主張に関するものでした。MicroStrategyは略式裁判の申し立てを支持するため、同社のエグゼクティブバイスプレジデントであるCezary Radko氏による、同社製品の設計と機能性に関する宣誓書を提出しました。Radko氏は1998年からMicroStrategyに勤務していたため、同社のソフトウェアについて個人的に深い知識を有しており、彼の宣言書には、ソフトウェアの機能について「コードレベルまで」熟知していると記載されていました。
原告はRadko氏の宣誓供述書を取り消すよう申し立て、裁判所はこの申し立てを特別監督者（Technical Special Master）に委ねました。その後、特別監督者はこの取り消しの申し立てを認めるよう勧告し、連邦地裁判事はこの勧告を採用しました。
裁判所は、Radko氏の宣言には2つのMicroStrategy製品に関する意見に基づく技術比較が含まれていると判断したからです。さらに、Radko氏は訴訟に関係する製品を開発した部門に勤務していなかったため、その証言は製品に関する個人的な知識に基づいておらず、規則701の下では証言は認められないとしました。
境界線は個人的知識の有無と専門的知識への依存度
第4巡回区の判例では、規則701の一般人の意見証言と規則702の専門家の意見証言の境界線は、主に個人的知識の有無と、証言が陪審員に欠けている専門的知識に依拠しているかどうかによって示される。裁判所は、Radko氏の分析は、彼の以前の仕事や観察に基づくものではなく、むしろ訴訟のために特別に行われた専門的知識に基づく分析であるとしました。
さらに裁判所は、Radko氏が専門家証人として特定されておらず、また適時に報告書を提出していなかったため、規則702に基づきRadko氏の宣言を認めることを拒否しました。そして、Federal Rules of Civil Procedure.37(c)(1)と、第4巡回控訴裁のSouthern States Rack & Fixture, Inc. v. Sherwin-Williams Co., 318 F.3d 592 (4th Cir. 2003)の判決の要因を適用し、裁判所は、Radko氏の証言を適時に開示しなかったことは、実質的に正当化されるものでも、無害なものでもないとしました。
複雑な証言が必要な事実証人の選択は慎重に行うべき
訴訟当事者にとって重要なことは、専門家証言とみなされるような複雑な証言を会社の事実証人に頼る場合には、慎重を期すことです。経験豊富な従業員証人を使用して、会社の製品やサービスがどのように作動するかを説明することには、ある程度の利点があり得ますが、不適切な専門家の意見（expert testimony）として除外されるのを避けるためには、その証言は個人的知識に基づく事実証言に限定されなければなりません。
事実証人以上の役割を担うなら専門家として特定するべき
当事者が会社の証人を用いて純粋に事実に基づいた証言以上のことを行うつもりであれば、最善の方法は、証人を専門家として特定し、証人が行う予定の意見を開示した専門家報告書を提出することです。
この裁判所による特別監督者（Technical Special Master）の利用は珍しい
Daedalus Blue事件の判決におけるもう一つの興味深い点は Young判事が技術的背景を持つJoshua J. Yi 博士を特別監督者に任命し、本申立に関する報告書と勧告を出させたことです。他の連邦地裁では珍しくはないですが、バージニア州東部地区連邦地方裁判所ではYi博士のような技術的な特別監督者の起用は珍しいです。
Daedalus Blue事件では、裁判所はYi博士を特別監督者に任命し、クレーム構成やいくつかの証拠問題を含むいくつかの申し立てを取り上げています。最近まで Young裁判官はYi博士の結論を全て採用していました。しかし、9 月 12 日に出された判決では、Young 裁判官は原告の略式判決申立てに関する Yi 博士の報告書と勧告に対する MicroStrategy 社の異議を支持しました。具体的には、Yi博士は、被告の先見性と不明確性の抗弁に関する略式判決を求める原告の申し立てを認めるよう裁判所に勧告しました。しかし、Young判事はこれらの勧告を却下し、これらの争点が略式判決を勝ち抜くのに十分な証拠があると判断しました。
