IPR は訴訟に比べて安価にすばやく特許の再審査ができ、特許を無効にするために有効なツールの一つですが、同じ特許に対して複数の IPR 手続きを行う場合、 estoppel の問題を考慮する必要があります。
複数のIPRでestoppelが適用されてしまったケース：
具体的にケースの事例を見てみましょう。今回取り上げるケースは、IPR2017-01427です。
背景：
２０１７年５月１１日、Facebook とWhatsAppが’1427IPR petitionを提出し、U.S. Patent 8,995,433のクレーム１から８の再審査を求めました。その後、 PTAB は、２０１７年１２月４日に’1427IPRのInstitutionを行い、後にLG Electronicsが加わりました。
その前に、Appleが同じ特許に対して IPR を申請していました（IPR2017-00225）。この’225IPRは、2017年5月25日にInstitutionされていて、クレーム１－６，８が対象になっていました。その後、’1427IPR petitionを提出して間もない、２０１７年６月１６日に、Facebook とWhatsAppが別の IPR を申請し、上記のAppleによる’225IPRに加わることを申し出て、その申し出が認められました。
この段階で、Facebook とWhatsAppは、同じ ’433 patentに対して２つの IPR に関わることになります。より詳しく言うと、’1427IPR (challenging claims 1-8) と ’225IPR (challenging most of the same claims: 1-6 and 8)です。
しかし、’225IPRに対しての最終判決（Final written decision）が下った段階で、’1427IPRに問題が生じます。
35 U.S.C. § 315(e)(1)には以下のようなルールが明記されています：
(e) Estoppel.—
(1)Proceedings before the office.—
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
要約すると、最終判決が下った IPR の当事者等には、その他の手続きにおいて同じ主張、または、最終判決が下った IPR で合理的に主張可能であった主張は考慮されないというルールです。つまり estoppel です。
以上の経緯から、Facebook とWhatsAppは、最終判決が下った’225 IPRの当事者になっていました。つまり、上記35 U.S.C. § 315(e)(1)が適用されることになります。
次に、２つ目の IPR 、’1427IPR における主張が、最終判決が下った’225IPRで合理的に主張可能だった主張かが考慮されました。問題の’1427IPRは’225IPRの前に提出されていたので、 PTAB は、 Facebook とWhatsAppが’225IPRへの参加を示した時点で、すでに’1427 IPRにおける主張を知っていたと判断。そのため、 Facebook とWhatsAppは、’1427IPRにおけるクレーム１－６，８に対する無効主張ができなくなりました。（’1427 IPRの対象外だったクレーム７については estoppel はありませんでした。）
結果、’1427IPRについては、LGに対しては estoppel の影響はありませんでしたが、Facebook とWhatsAppは、クレーム７についてのみ参加が許されるという結果になりました。
教訓
このように１つの特許に対して複数の IPR を行った場合、 estoppel のリスクが伴います。なので、１つの IPR で済むように十分主張を準備することが大切で、また、複数 IPR を提出しなければいけない事態になった場合、この estoppel の影響を考慮してから２つ目の IPR を申請することをおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Jason M. Garr and David B. Cochran (Dave). Jones Day （元記事を見る）
