リモートワークの常時導入が特許侵害訴訟の裁判地に与える影響について

COVID-19の大流行は、リモートワークがアメリカ全土で広まりましたが、一時的な対策としてだけでなく、リモートワークを常時導入する会社も増えてきています。しかし、常時リモートワークになった場合、特許侵害訴訟の管轄や裁判地に影響を与える可能性があるので、注意が必要です。

特許訴訟における裁判地(Venue)の大切さ

裁判地(Venue)とは、特定の裁判所の地理的な位置のことです。特許訴訟では、裁判地が訴訟の結果に影響すると考えられており、原告は、特許権者有利と考えられているテキサス州東部地区または西部地区を好みます。

このように裁判地(Venue)が特許訴訟の結果に影響される理由としては、地方裁判所特許規則、陪審員プール、裁判にかかる時間、特許訴訟への一般的な慣れなどが裁判地によって大きく異なるからです。そのため、特許権者は特許権者に有利な裁判地を求め、侵害者とされた者は被告に有利な裁判地を求めることがあります。

裁判地(Venue)に関連する法律と判例

特許訴訟の裁判地は、米国コード28条1400(b)に規定されている。この法律の下では、原告は2つの方法で裁判地を定めることができます。(1)被告が居住する場所、(2)被告が侵害行為を行い、定期的かつ確立した事業所を有する場所。「場所」に関しては、TC Heartland最高裁判決で、被告企業が法人化されているフォーラムにのみ居住するとした

一般的に、裁判地の紛争は、裁判地を確立できる2番目の方法、すなわち、被告が侵害行為を行い、特定のフォーラム内で定期的に確立した事業所を有しているかどうかが注目されます。そのため、裁判所が、どのような状況において、従業員の遠隔地の事務所を「通常かつ確立された事業所」と認定してきたかが、今後のリモートワーク環境下における裁判地の決定に大きな影響を与えることが予想されます。

リモートワークだけではその場所は裁判地(Venue)に不適切?

TC Heartlandの後、CAFCはIn re Cray Incにおいて、何が企業の通常かつ確立した事業所として適格であるかについてさらなる指針を示しました。 この事件では、テキサス州東部地区で在宅勤務をしていた2人の従業員が、事業所を確立するのに十分かどうかが争点となりました。

裁判地を立証するための3つの要件は以下の通りです。(1) 当該地区内に物理的な場所があること、(2) 定期的かつ確立した営業所であること、(3) 被告の所在地であること。この法定要件のいずれかが満たされない場合、第1400条(b)に基づき裁判地は不適格とされます。

最初の要件である管轄区域内の物理的な場所について、CAFCは、場所を「すなわち、『何らかの目的のために設けられた建物または建物の一部』または『あらゆる種類の宿舎』であり、そこからビジネスが行われる」と定義し、「正式な事務所または店舗という意味での固定的物理的存在」でなくても、「被告のビジネスが行われている地区内の物理的、地理的場所」が存在しなければならないと明示しています。そのため、セクション1400(b)は、単に仮想空間や一人の人間から別の人間に送られる電子通信に言及していると読み取ることはできないと考えるのが一般的です。

第二の要件である定期的かつ確立された営業所について、連邦巡回控訴裁は、「定期的」とは、安定した、均一で秩序ある、整然とした場で営業することと定義しており、散発的な活動や特殊作業や特定の取引のための一時的な活動はこの要件を満たすのに十分であるとは言えないとしています。 連邦巡回控訴裁は、「確立された」とは、十分な永続性を有する一過性のものではない事業所と定義しています。例として、裁判所は、「従業員が被告の承認なしに自らの意思で地区外に家を移動できる場合、その従業員の家が被告の事業所とみなされることにはならないだろう」と述べています。

最後に、第三の要件である被告の居場所について、連邦巡回控訴裁は、考慮すべき5つの要素を提示しました。

  1. 被告がその場所を所有、賃貸、またはその他の属性で所有や支配を行使しているかどうか。
  2. 被告がその開催地に継続して居住することを雇用の条件としているかどうか。
  3. 被告が従業員の場所を自社の事業所の一つとして販売または宣伝しているかどうか。
  4. 被告が、電話帳、ウェブサイト、建物自体の標識など、その地区に事業所を有していることを他の形で表明しているかどうか;及び
  5. 営業所の性質や活動が、被告の他の会場にある営業所と比較して類似しているかどうか。

CAFCは、上記に列挙した要因を適用し、Crayがテキサス州東部地区に通常かつ確立した営業所を維持していると認めるに足る事実はなく、したがって、1400条(b)に基づく裁判地は存在しない、と判断しました。

裁判所は、主に3つ目の要件に焦点を当て、従業員の自宅がビジネスディレクトリやウェブサイトに掲載されていないこと、従業員が製品カタログや製品を自宅に置いていないこと、Crayが所在地に基づいて雇用を条件としていないこと、Crayがテキサス州東部地区に従業員がいることがビジネスにとって重要であると信じていた証拠やCrayがその地区に何らかのビジネス拠点を維持する計画がなかったことなどを分析しました。

状況によってはリモートワークの場所が裁判地になることも

しかし、ニューヨーク州南部地区連邦地裁のRegenLab USA LLC v. Estar Techsでは、裁判地(Venue)の判断はCrayと異なりました。

このケースにおいて、 被告Eclipseの従業員は、全員、自宅で仕事をしていました。Eclipseの従業員1名はニューヨークのホームオフィスに住み、ニューヨークとニュージャージーを含む販売地域を担当する仕事をしていました。その従業員はニューヨークの電話番号を登録していました。訴訟開始後、別のニューヨークの従業員が雇用されたが、後に退職。Eclipseの従業員は、Eclipse製品の販売キットを所持し、割り当てられたテリトリーでデモンストレーションを行っていました。

裁判所は、ホームオフィスは物理的な事業所であり、Eclipseの従業員は偶然ニューヨークのオフィスで仕事をしていたわけではないため、事業は定期的に確立されていたと判断しました。Eclipseの関連求人情報には、割り当てられた販売地域内で人を雇用しようとしたこと、その役割は顧客に近づける必要があるため特定の場所で特定の地域マネージャーを探していることが記載されていました。

裁判所は、従業員のホームオフィスが「被告のもの」とみなされるかどうかを評価する際に、Eclipseがホームオフィスの費用を負担しておらず、従業員の仕事場を所有、リース、賃貸、または管理していないことに言及しました。また、Eclipseは顧客の提案、苦情、フィードバック、要望を処理し、テキサス州にある本社で販売依頼を処理していたとも述べています。また、Eclipseはニューヨークで秘書やサポート・サービスを提供しておらず、ニューヨークの住所や電話番号も記載していませんでした。

しかし、裁判所は、最終的に2人の従業員の自宅が「被告の」要件を満たしていると判断するために、主に2つの方法でEclipseとIn re Crayを区別しました。1) Eclipse社はニューヨークを担当する営業担当者を募集し、ニューヨークをテリトリーとする遠隔地の従業員はニューヨーク在住であることを優先したこと、2) Eclipse社の営業担当者は職務の一環としてニューヨークで製品のデモンストレーションを行ったこと。これらを理由に、最終的に、ニューヨーク州南部地区の連邦地方裁判所は、裁判地は1400条(b)に基づいて適切であると結論づけました。

その他のリモートワークが関わる裁判地の判決

裁判地の評価では、1つの考慮事項や事実が分析において支配的または決定的になることはありません。

Zaxcom, Inc. v. Lectrosonics, Inc.では、Lectrosonicsがニューヨーク州東部地区に通常の事業所を有していたかどうかが争点となりました。RegenLab と同様、Lectrosonics もニューヨーク東部地区に一人の従業員がおり、自宅のオフィスで勤務していました。この社員は領内を担当し、デモ用サンプルを自宅に保管し、顧客と会うために領内を移動しないときは自宅で仕事をし、領内の郵便受けを借りて Lectrosonics への小包を受け取っていました。従業員のコンピューター、プリンター、携帯電話、交通費、携帯電話の費用はLectrosonicsが負担していました。しかし、Lectrosonicsは、従業員の自宅を営業場所として使用するための費用を支払わず、弁済もせず、自宅を営業場所として明示せず、従業員の名刺にはニューメキシコ州の住所が記載されていました。

GreatGigz Sols., LLC v. Maplebear Inc.では、GreatGigzは、Instacartの従業員の自宅の場所を通じてMaplebear d/b/a Instacartが定期的かつ確立された事業所を持っていることを立証しようとしました。従業員の自宅の場所は、買い物客がサービスを提供する地域にあるため、Instacart社にとって有意義かつ重要であると主張しました。裁判所は事実を確認し、GreatGigzはInstacartが従業員の自宅事務所内で行った事業を特定しておらず、自宅事務所の場所だけでは裁判地を確定するのに不十分であると指摘しました。また、Instacart社は従業員に住居費を支払っておらず、Instacart社は従業員の生活環境を管理することはできませんでした。従って、裁判所は、従業員の住居は、第1400条(b)に基づく適切な裁判地を立証するものではないと判断しました。同様に、Celgene Corp. v. Mylan Pharm. Inc., では、連邦巡回控訴裁は、従業員の関連するホームオフィスは、セクション1400(b)に基づく雇用者の通常かつ確立した事業所ではない、と判断しました。

場合によっては従業員のリモートワークオフィスが裁判地を満たす可能性もある

In re Crayの枠組みに基づいて、遠隔地の従業員とそのホームオフィスは、特許侵害訴訟において裁判地を確立するための根拠となる可能性があります。

上記のケースに見られるように、裁判地に関する裁判所の評価は、詳細かつ事実に基づくものです。そのため、企業が従業員の遠隔地勤務を常態化するにつれ、遠隔地勤務に基づく裁判地が適切であるかどうかを裏付ける要因や反論を監視することが重要であり、企業が意図せず、予想外の裁判地で特許訴訟にさらされることのないようにする必要があります。

参考記事:How the Shift to a Permanent Remote Workforce Can Impact Venue for Patent Infringement Lawsuits

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