自明性分析にはクレーム解釈をしてから自明性の主張の分析を行います。このように二段階のステップで分析が行われるのですが、今回の判例ではPTABが第二ステップを省略されてしまったという珍しい事件が起こりました。
判例：FITBIT, INC. v. VALENCELL, INC.
Before Newman, Dyk, and Reyna. Appeal from Patent Trial and Appeal Board.
要約：申立人の提案したクレーム解釈の拒絶にもかかわらず、PTABは、主張された自明性の根拠に照らして特許性を評価せずに自明性の調査を終了させることはできない。
Apple Inc.は、Valencell社が所有する特許のIPRを申請。審査会は、請求項1、2、および6-13の審査を開始したが、請求項3-5の審査は却下された。Fitbitはその後、請求項1、2、6-13のIPRを申請し、AppleのIPRとの結合（joinder）を申請し、審査会はこれを認めました。PTAB裁判の後、最終書面決定の前に、審査会は、SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018)における最高裁の判例に基づき、Apple/Fitbit IPRを再審理し、クレーム3～5を追加。審査会は、請求項1、2、および6-13は無効（unpatentable ）であり、請求項3-5は有効（not unpatentable）と結論付けました。審査会は、Fitbitの提案されたクレーム解釈の拒絶に基づいて、クレーム3は有効と判断。PTABはまた、請求項の意味が先験的根拠（antecedent basis）を欠くため「合理的な議論の対象となる」と判断したため、請求項4および5は非特許ではないと判断しました。
CAFCにおける判決
連邦巡回控訴裁は、Fitbitの参加当事者としての権利には上訴する権利が含まれており、審査会のクレームの解釈に誤りはないものの、審査会は、主張された自明性の根拠を考慮しないことでクレーム3～5について特許性の判断を下したことに誤りがあったと判断しました。
Valencell社は、Fitbit社の申立書ではクレーム3-5が省略されていたため、Fitbit社にはクレーム3-5に関する審査会の決定を上訴する資格がないと上訴を主張ました。連邦巡回控訴裁はValencellの主張を却下し、このような状況はFitbitの参加当事者としての35 U.S.C.315条に基づく法定上の上訴権を覆すものではないとの理由から、これを却下。
連邦巡回控訴裁は次に、審査会が採用した請求項の解釈を肯定しました。しかし、連邦巡回控訴裁は、請求項の解釈ステップのみを完了した後に分析を停止したことで、請求項3に関する決定に誤りがあったと判断しました。PTABは、自明性を主張する根拠に基づいて解釈されたクレーム3の特許性を検討しなかったため、連邦巡回控訴裁は、クレーム3に関するPTABの決定を取り消し、特許性の決定を求めて再送しました。
最後に、連邦巡回控訴裁は、請求項4および5は特許不可能ではないとした連邦巡回控訴審の判断を取り上げました。連邦巡回控訴裁は、請求項の意味について先験的根拠がないために合理的な議論があったとする理事会の判断を却下し、クレーム用語の正しい先験的根拠（antecedent basis）は、出願履歴（prosecution history）を参照することで明らかになると説明した。連邦巡回控訴裁は、両当事者が正しい先験的根拠を争っていないことを強調したが、審査会は、この共通の見解を採用しなかった。連邦巡回控訴裁は、この誤りを特許性の根拠とする審査会の取扱いは、合理的な解決策ではなく、特許性の是非を解決するためのAIAの下での庁の任務に適合していないと結論付けた。したがって、連邦巡回控訴裁はまた、請求項4および5は特許不可能ではないとする審査会の決定を取り消し、主張された自明性の根拠に基づいて修正された請求項4および5の特許性の是非についての決定を求めて再送しました。
解説
この判例で話されている二段階の自明性分析とは、クレーム解釈（claim construction）の後に自明性の主張を考慮するというものです。
今回の判例では、クレーム解釈は正しく行っていたと判断されましたが、その後の自明性の主張の考慮がなされていなかったとCAFCに判断されました。今回のように、クレーム解釈の後に自明性の主張が考慮されないということは稀だと思いますが、そのような状況におかれた場合は、この判例を用いて二段階の自明性分析の必要性を主張するべきでしょう。
さらに、両当事者が合意している先験的根拠（antecedent basis）に関して、なぜPTABが「合理的な議論の対象となる」と判断したのは疑問です。出願履歴（prosecution history）で明確に示されているのに、それでも議論の対象となるというのは意味がわかりません。今回PTABで審議した特定のパネルのALJに問題があるのかはわかりませんが、クレーム解釈（claim construction）の後に自明性の主張を考慮するという二段階の自明性分析がPTABにおいても簡略化できないことが今回の判例で明確になったので、PTABにおける最終書面決定でちゃんと二段階の自明性分析が行われているかは確認するべきだと思います。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Samuel I. Cockriel, Karen M. Cassidy and Paul Stewart. Knobbe Martens（元記事を見る）
