PTABの審査スピードとITCの審議スピード

IPRなどのPTABにおける再審査の時期によっては、ITCによるExclusion orderが回避できるかも知れません。

ITCは一度始まるとIPRなどの無効手続きが並行して行われていても止まることは原則ありませんが、その結果とタイミング次第ではITCに対する有効な対策手段になります。

19 U.S.C. § 1337(b)(1)において、ITCによる調査と決定は速やかに行うように定められています。ITCによる決定では、賠償金の支払いを命令できないので、そのような理由からPTABで再審査が行われていても調査を一時停止するようなことは原則ありませんでした。

しかし、PTABにおける手続きがITCによる輸入禁止命令の前に終了することもあり、PTABにおいて一部のクレームが無効になった場合、輸入禁止命令が一時中断されることもあります。

最近の例では、Certain Magnetic Tape Cartridges and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1058, Comm’n Notice (Mar. 25, 2019)があります。この案件では、ITC調査の結果、ALJの仮決定(initial determination)では侵害が認められましたが、Commissionのレビュー(final determination)が終わる前に、PTABにおいてクレームの一部が無効になりました。

このPTABにおける結果を考慮し、ITCのCommissionはPTABの結果に対する最終判断(CAFCへの上訴)が完了するまで、無効になったクレームに関する輸入禁止命令を保留しました。

まとめ

ITCとPTABにおけるIPRが平行して行われている場合、ITCにおける調査が一時中断することは原則ありえません。しかし、ITCにおける手続きが完了する前に、権利行使されているクレームが無効になれば、ITCはそのPTABにおける結果を考慮して最終的な判断を下す傾向にあります。

そのため、ITC訴訟に巻き込まれたとしても、IPRなどで迅速に特許を無効にできれば、ITC対策の有効な方法の1つになります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Scott A. McKeownーRopes & Gray LLP (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

chess-strategy
特許出願
野口 剛史

審査官の評価システムを考慮した出願戦略(仮定と有効な特許の作成方法)

審査官は生産性と質の面で評価され、その評価は担当する特許案件の権利化にも影響を与えています。今回は、前編として、審査官の評価システムを理解した上で、審査官評価システムを実務に応用する際の仮定と、審査官の審査基準やバイアスに依存しない、有効な特許を作る方法を考えていきます。

Read More »
再審査
野口 剛史

IPRが実質的に終了していても結果が白紙になり控訴不可と判断された事件

実質的に同じIPRを2回行い、特許クレーム無効の書面が出されるも、申立人の開示義務違反でPTABにおける決定が白紙にされ、手続きが強制終了するという事件が起こりました。さらにこの問題は、IPRの調査開始判断に関わるため控訴できないと判断されてしまい、無効にできるはずの特許を手続き上のミスで無効にできなかったため、申立人としてはとてももどかしい結果になってしまいました。

Read More »