プロセスステップを実行するための任意の順序の選択は、プロセスステップが既に先行技術で知られ使用されている場合にのみ顕在的に明白なので、プロセスクレームのステップ順序が限定されている場合、このEx parte Chau 判例を用いて、拒絶を解消できるかも知れません。
特許審査手続マニュアル(MPEP)のセクション2144.04(IV)(C)には、「成分添加の順序の変更」に関する判例が記載されており、引用されているIn re Burhansには「プロセスステップを実行する順序の選択は、新たな結果または予期しない結果がない場合には、顕在的に明白（prima facie obvious）である」という記述があります。In re Burhans, 154 F.2d 690, 69 USPQ 330 (CCPA 1946)
しかしながら、特許審判不服審査会（PTAB）は最近、問題のプロセスステップが引用された先行技術において既に知られており使用されているという証拠が存在する場合にのみ、Burhansルールが適用されることを示しました。
2020年6月5日、PTABは、プロセスステップを実行する任意の順序の選択は顕在的に明白であるというBurhansルールを前提とした自明性と自明性タイプの二重特許却下を覆すEx parte Chauの判決を下しました。
請求項43は、問題となっている請求項の代表的なものであり、以下のようになっています（強調付）。
43. A method of making an orally administrable medicinal delivery system, comprising:
at least partially dissolving a nicotine compound in a bulk sweetener solution comprising a solvent and a first bulk sweetener;
subsequent to said at least partially dissolving, coating the nicotine compound and the first bulk sweetener on a saliva soluble bulk sweetener powder comprising a second bulk sweetener to establish a coated powder premix; and
subsequent to establishing the coated powder premix, combining the coated powder premix with a chewing gum base and a buffer.
Appeal No. 2019-006294, at 2 (P.T.A.B. June 5, 2020) (non-precedential).
審査官は、請求項43は先行例文献Lindell（WO 02/102357）より自明であるとして拒絶し、Lindellの観点から2つの共通所有特許に対して自明性タイプの二重特許拒絶を行った。
審査官は、Lindell が請求項 43 において、「nicotine compound」と「first bulk sweetener」を「saliva soluble bulk sweetener powder」にコーティングして「coated powder premix」を得るという第 2 のステップを含む、必要な添加順序を教えていないことを認めたが、それにもかかわらず、Lindell では「順序が指定されていない」ため、どのような順序で成分を添加しても自明であっただろうと結論付けました。
PTABは、Lindellが「coated powder premix」を確立するために成分を請求項 43 の方法で組み合わせることができることを教えていないことを理由に、審査官の分析の一部に異議を唱えました。PTABはまた、審査官は、関連する技術に精通した通常の人がなぜLindellのプロセスを変更して請求項43のコーティングステップを含むようにしたのかを説明するのに十分な根拠を確立していないと判断しました。
PTABは、プロセスステップを実行する任意の順序を選択するためのBurhansルールは、先行技術がクレームされたプロセスの特定のステップを教えている場合にのみ適用されると説明することで、その分析を終了しました。PTABの説明によれば、以下の通りです。
これらの事実はまた、MPEP § 2144.04(IV)(C)に依拠した In re Burhans, 154 F.2d 690 (CCPA 1946)の推論とは異なる。ここで MPEP は Burhans を要約して、プロセス・ステップを実行する任意の順序の選択は、新規または予期しない結果がない場合には、顕在的に明白であることを教えている。この推論を適用するために必要な前提条件は、プロセスステップ自体が、引用された先行技術において知られており、使用されていたという証拠。上述したように、審査官の拒絶査定は、「establish a coated powder premix」ために引用されたステップが先行技術で教示されていたことを示す証拠を何も提供していない。そして、先行技術におけるステップの教示がなければ、職人がクレームされたステップの順序に再配置するためのオリジナルのステップの順序は存在せず、その結果、クレームされたステップの順序については何も明白ではない。
PTABはまた、同様の理由で自明性タイプの二重特許の拒絶を覆しました。PTABの説明によれば、以下の通りです。
我々は、自明性拒絶の分析において、上記のような理由で控訴人に同意する。回答書の中で、審査官は、特許第654号および第060号は、「teach mixing a loading compound into the base material so that said loading compound remains releasable and rapidly transmucosally absorbable.」と述べている。このように考えられるが、引用されたこれらの特許の特許請求の範囲は「coated powder premix,」について言及しておらず、また、審査官は、Lindellと単独で、あるいはLindellと組み合わせて、特許第654号及び第060号の請求項のいずれかが、控訴人の現在の請求項における被覆粉体プレミックスを確立するためのステップをどのように教示しているのかについて、他に明確に説明していない。したがって、審査官の ODP 拒絶は証拠の優越によって支持されていない。
教訓
引用された技術が同じプロセスシーケンスを教えていない場合、審査官はしばしばBurhansルールに依拠して、クレームされたプロセ スステップのシーケンスを説明することがあります。しかし、自明性の拒絶がこの規則を前提としているが、先行技術がクレームされたプロセスの制限を教えていない場合、例えば、クレームされたプロセスシーケンスの選択がクレームされたプロセスの制限を本質的に満たすだけである場合、Ex parte Chauで述べられた理論的根拠を用いてBurhans規則の適用可能性に異議を唱えることが適切であるかもしれない。
解説
プロセスクレームにおいて、クレームされているステップの順番に関連性がない場合（例えば、ステップ1と2を逆に行っても発明の要素が変わらない）、In re Burhansが引用され、順序が明確に示されていないものの同じものを開示している先行例文献が適用されてきました。
今回の判例は、上記の様なものではなく、プロセスのステップが限定されたクレームに関する話です。
つまり、今回のような請求項 43 において、「nicotine compound」と「first bulk sweetener」を「saliva soluble bulk sweetener powder」にコーティングして「coated powder premix」を得るという添加順序が明確に示されているプロセスクレームがある場合、先行例文献でも順序が指定されていなければいけません。先行例文献で順序が明示されていなくても、架空の同業者がクレームされた順序が用意に思いつくことを審査官が（ある程度の客観的な理由を含めて）示さないといけません。
ほとんどのプロセスクレームはステップの順番が重要（ステップ1を施したものにさらにステップ2で加工をする）だと思うので、順番がバラバラな先行例文献で拒絶理由を示された場合は、このPTABの判例を引用して反論したら拒絶理由が取り下げられるでしょう。
少し話しはずれますが、プロセスクレームは侵害の立証が難しい場合もあり、不必要に社内の製法プロセスを開示するきっかけにもなってしまうので、製法が限定され成果物から製法がある程度の確率で特定できるようなものが好ましいです。
アメリカでは訴訟の際にDiscoveryで訴訟相手の製法がわかる（attorneys’ eyes onlyかもしれませんが）ので、製法プロセスクレームの侵害も立証できなくはありませんが、訴訟を起こすにはある程度の確証が必要なので、製法プロセスのクレームと明細書における情報開示は気をつけましょう。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Christopher Bayne. Element IP（元記事を見る）
