最高裁によるSAS判決については大きく取り上げてきましたが、今回の判例は、IPR申立人にとっていかに強い主張を選択するかという戦略面の重要さを物語っています。
SAS判決
２０１８年に最高裁でくだされたSAS Institute, Inc. v. Iancuは、IPRに大きな影響を及ぼしました。それまで一般的に行われていたPartial institutionを廃止し、PTABで行われるIPRはすべての対象になったクレームと主張について行うか、それとも、すべてについて行わないかの２択となりました。
BioDelivery事件
今回のBioDelivery事件では、SAS判決により、SAS以前にPartial institutionになったものが、SAS判決後ではinstitutionさえされない事態になってしまいました。
今回の案件は、SAS判決が下される前、２０１４年にBioDeliveryによって申し込まれたIPRが発端です。このIPRで、BioDeliveryはMonosolの特許に対して１７もの無効理由を主張しました。その後、PTABは２０１５年に３つのIPRを開始することを決めましたが、１７の主張のうち１つのみに対してIPRが行われ、３つのIPRの内１つは一部のクレームのみがIPRの対象になりました。
このようなPartial institutionの結果、対象クレームすべてにおいて特許性が認められました。その判決を不服とし、IPR申立人であるBioDeliveryはCAFCに上訴。その間にSAS判決が下り、SAS判決に伴い、案件はPTABへ差し戻され、IPRのInstitutionに対する判断が再度争われました。
差し戻されたPTABでは、SAS判決以前にPartial institutionで行われたIPRを破棄し、BioDeliveryの主張のほとんどがIPRのInstitutionの基準を満たすものではないとして、３つすべてのIPRに対してInstitutionを行わないことを決定しました。
教訓
この案件での教訓は、SAS判決によるIPR戦略の変化です。SAS以前はPartial institutionがあったので、Institutionの基準に満たない恐れがある無効理由でも主張は可能でした。しかし、SAS判決後にそのような弱い無効理由を主張しすぎてしまうと、IPRのInstitutionが行われない可能性があります。つまり、IPR申立人としてはInstitutionが行われるよう強い無効主張を厳選する必要があります。
これはIPR戦略に関するSAS前後での大きな変化なので、今後IPRを検討している企業にとっては重要な判例になります。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： S. Christian Platt. Jones Day（元記事を見る）
