最高裁で診断方法特許の特許性に言及したMayo v. Prometheus判決以降、アメリカにおける診断方法特許の権利行使は困難を極めています。 Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLCにおいて、CAFCは地裁の判決を是正し、権利行使されたクレームは不適格で無効としました。
背景
Athenaは今回問題になった診断方法特許のexclusive licenseeで、Mayoをその特許侵害で訴えました。しかし、地裁では35 USC § 101における特許適格性を満たしていないとしてクレームは無効という判決を下しました。その判決を不服とし、AthenaはCAFCに上訴。
しかし、CAFCでもAliceルールに従った分析をおこなった結果、クレームは無効という判決に至りました。
Aliceルールのステップ１として、CAFCは対象のクレームが特許対象外の概念であるという判断をおこないました。CAFCは、方法の一部には具体的な手順が記載されていたものの、全体を見た場合、抽象概念に関わるものであり、クレームは自然の理法の発見とそれを関知するための認知の技術を記載しているのみとしました。
次に、Aliceルールおステップ２として、CAFCはクレームに特許対象外の概念を特許対象に変えるような追加要項があるかを審議しましたが、そのような要項はなかったと結論づけました。その理由は、クレームに記載されていた手順は一般的なもので何も新しい要素がなかったからです。
まとめ
Mayo判決以降、アメリカにおける診断方法特許の権利行使が非常に難しくなってきています。アメリカで診断方法特許の権利行使やライセンスをおこなっている企業（またはそれを予定している企業）は現在の判例を考慮し、持っている診断方法特許が有効かを見極めてから権利行使やライセンスをおこなうことをおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Joseph Speyer. McDermott Will & Emery （元記事を見る）
