Mayo判決後、診断方法特許の権利行使は困難を極める

最高裁で診断方法特許の特許性に言及したMayo v. Prometheus判決以降、アメリカにおける診断方法特許の権利行使は困難を極めています。 Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLCにおいて、CAFCは地裁の判決を是正し、権利行使されたクレームは不適格で無効としました。

背景

Athenaは今回問題になった診断方法特許のexclusive licenseeで、Mayoをその特許侵害で訴えました。しかし、地裁では35 USC § 101における特許適格性を満たしていないとしてクレームは無効という判決を下しました。その判決を不服とし、AthenaはCAFCに上訴。

しかし、CAFCでもAliceルールに従った分析をおこなった結果、クレームは無効という判決に至りました。

Aliceルールのステップ1として、CAFCは対象のクレームが特許対象外の概念であるという判断をおこないました。CAFCは、方法の一部には具体的な手順が記載されていたものの、全体を見た場合、抽象概念に関わるものであり、クレームは自然の理法の発見とそれを関知するための認知の技術を記載しているのみとしました。

次に、Aliceルールおステップ2として、CAFCはクレームに特許対象外の概念を特許対象に変えるような追加要項があるかを審議しましたが、そのような要項はなかったと結論づけました。その理由は、クレームに記載されていた手順は一般的なもので何も新しい要素がなかったからです。

まとめ

Mayo判決以降、アメリカにおける診断方法特許の権利行使が非常に難しくなってきています。アメリカで診断方法特許の権利行使やライセンスをおこなっている企業(またはそれを予定している企業)は現在の判例を考慮し、持っている診断方法特許が有効かを見極めてから権利行使やライセンスをおこなうことをおすすめします。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Joseph Speyer. McDermott Will & Emery (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

supreme-court
ビジネスアイデア
野口 剛史

法改正をビジネスチャンスに

今回はビジネスアイデアの提供ではなく、そのプロセスの1つである画期的な法改正や判決からビジネスにつなげる自分なりのアプローチを紹介したいと思います。

Read More »
hand-shaking-settlement
訴訟
野口 剛史

和解の成立タイミングはとても重要

和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。

Read More »