私の技術分野であるエレクトロニクスやソフトウェアの分野では、特許性調査(patentability search)を行うコストに見合わないと社内弁護士から言われることがよくあります。彼らは大量の特許を取得しようとしているので、1件1件に多くの予算をかけることはできません。しかし、出願予算から見ても特許性調査は理にかなっています。
特許性調査をしない理由
特許性調査をしない費用的な理由として、よく聞くのが以下のような主張です。
特許性調査には$1～3,000の費用がかかってしまう。つまり10件の出願につき平均20,000ドルの追加費用が必要になってくる。一件あたりの出願が$10,000とすると、出願を２件しなくて済む程度。そうであれば、総合的に見て損をしている（追加の＄２０K出費を回収するためには、その結果、平均で１０件中２件の出願を見合わせるぐらいのものでないといけないという考え方）。また、ほとんどの調査の後、出願を見合わせるという結論よりも、請求項の範囲が狭くするという処置が取られるため、出願準備費用は節約にはならないケースがほとんど。審査官が調査したときには、そのときに先行技術を扱うことになるが、そのためにフォールバックポジションを持つ従属請求項がある。
出願予算から特許性調査をするべき理由
このような理由から特許性調査をしない出願人もいますが、私は特許出願準備コストの節約に加えて、多くのコスト節約や品質面でのメリットを無視しているのではないかと提案したいです。
- 特許性調査は、出願準備費用だけでなく、審査費用全体を節約することができる： 特許性調査を行わないと、特許請求の範囲が狭くなって価値のないものとして放棄されたり、価値のない狭い請求項で発行されたりするまで、出願を準備するだけでなく、政府に手数料を支払い、複数回の補正を行うための審査費用を支払うことになります。1回以上のRCE(Request for Continued Examination)による延長審査が必要になることが多いため、特許性調査で発明が新規性のないことが判明した場合、合計で約4万ドルの費用が節約できることになります。
- 出願について特許性調査を行うことで、少なくとも1件のオフィスアクションを節約することができる：これだけでも、特許性調査の余分なコストをカバーする以上の効果があります。最も広範な請求項が明確に知られていることが調査で判明した場合、請求項を絞り込んで明確な区別に焦点を当てることができます。そのために補正をして、その後、その狭義の請求項の拒絶に異議を唱える必要がなくなります。さらに、先行技術で容易に発見可能であることが明確に示されている広範なクレームを避けることで、審査官に「出願人はやるべきことをしておらず、何を言っているのか分からない」という心象を与えることを避けることができます。審査官をそのような考え方に陥らせてしまうと、狭義のクレームは、最初にクレームを導いた場合よりも困難になってしまいます。
- 特許性調査は特許の質を向上させる： 発明者が先行技術を知らないことは驚くべきことですが、製品は知っていても、それ以前の特許文献や多くの論文は知らないことがよくあります。発明者に先行技術を認識させることで、先行技術を区別するために、他の方法では得られなかったかもしれない追加の開示を提供してくれることがよくあります。これは、そうでなければ、過度に狭い特許になってしまったり、出願に記載されている特徴がすべて先行技術にあるために特許を放棄しなければならなかったりする可能性がある場合に、クレームをサポートしてくれます。個人的な経験ですが、発明者がオフィスアクションで先行技術との相違点について言及しているのを見たことがありますが、その相違点は出願には含まれていなかったということがありました。
- 特許性調査では、IDS（Information Disclosure Statement）のための先行例文献を提供する： 審査官が良い仕事をしないと、発行された特許は後になって攻撃を受けやすくなります。調査で先行技術を引用することで、後になってその先行技術に基づいて特許を攻撃することが難しくなります。
- 特許性調査は、ミニFTO(Freedom to Operate)として二重の役割を果たしてくれる： 特許性調査は、Freedom to Operate審査の方が費用が高く、開示よりもクレームに焦点を当てますが、特許性調査では、FTO調査で明らかになることの多くを発見することができます。問題のあるクレームについては、デザイン・アラウンドや非侵害・無効意見によって早期に対処することができます。これはまた、発見されなかった異なる特許、おそらくは異なる製品についての故意の告発を防御するのに役立つレベルの精緻さを示すことにもなります。場合によっては、完全なFTOが必要とされることもあります。
以上の点から、社内で行う場合でも、外部の弁護士に依頼する場合でも、特許性調査は、通常追加費用を払う価値があります。
解説
料金設定やコストセービングの単価など詳しいことは書かれていないので、示されている数字は目安程度の感覚で見てほしいのですが、「お金」の観点から特許性調査の利点について書かれている記事は珍しかったので取り上げてみました。
通常、エレクトロニクスやソフトウェアの分野は技術の進歩が早く、どのような技術がはやるかがわからないため、低予算で多くの特許を出願する傾向にあります（その対比が薬などの医薬品関連技術で、数は少ないですが画期的な新薬に対する特許にはものすごい予算がかけられています）。コストカットへの圧力からか、ちゃんとした特許性調査を行わず、とりあえず特許を出すという考え方を持っている企業も多いと思われます。
しかし、調査にはコストカットを含め様々なメリットが期待できるので、費用対効果が見える形で得られるのであれば、積極的に導入するべきです。
それにしても、アメリカの出願費用や調査費用、中間にかかる費用などは日本に比べてとても高いですね。逆を考えると、日本で作成された明細書をアメリカでも出願する場合、アメリカの代理人から請求される中間対応費用などを考えると、日本の出願前にちゃんとした特許性調査を行うことで、アメリカでの出願費用を大きく削ることができるかもしれません。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Paul C. Haughey. Kilpatrick Townsend & Stockton LLP （元記事を見る）
