スタートアップのための特許ポートフォリオ開発

特許戦略は必ず時も複雑であったり時間がかかるものであったりするものではありません。優秀な知財サポートチームがいれば、1回の会議の後、行動計画を立てることもできます。このように素早く戦略を立てられれば、スタートアップはコアミッションから注意をそらすことなく、効率的な特許戦略を導入することができます。

特許戦略の導入

特許ポートフォリオを作る上での最初の一歩として、まずは特許になりえる発明の特定とランキングを行います。そうすることで、高ランクの発明を優先的に特許出願することができます。アメリカでは、発明が公開されたり使われたりしてから1年経過してしまうと、発明を特許化できないので、ここでの作業はまだ公開されていないものであったり、最近公開されたものに限定されます。また、既存のシステムの改善点などの段階的な発明も考慮するべきです。

特許出願をするのであれば、その情報は公開されるので、ランキングの対象になる発明は公開してもいい発明になります。

このような特許の特徴を理解した上で特許になり得る発明を特定したら、次はランキングです。順位は様々な方法でつけられますが、ここでは以下のようなメトリックスを参考にします。

  • Usefulness- Would the company be hurt if another company patented the same or similar technology?
  • Commercial- Value How valuable is the invention to others?
  • Likelihood of Infringement- How likely is it that others will use the invention?
  • Detectability of Infringement- How difficult would it be to detect if others are using the invention?
  • Longevity- Will the invention provide a competitive advantage in the next three to seven years?

ポートフォリオを作るためのポイント

  • 特許化を推し進めるための責任者を特定する。このような責任者は、会社と提携している特許事務所の橋渡しを担います。この仕事には、会社の戦略をよく理解していて、社内のキーとなる技術開発者を特定でき、特許事務所の担当者と対話できる経験や知識を持っている人が適役です。
  • スタートアップに特化した特許事務所の担当者と会い、特許のビジネスゴール、戦略、予算を決める。上の責任者が中心となって、会社のカギを握る技術に関連する特許をどう取得していくかを計画します。予算と時間の両面を考慮して理想的なロードマップを作成します。
  • 特許化できるアイデアの特定。責任者が中心となって発明を特定し、積極的に上に示したメトリックスに応じてランキングをしていきます。
  • それぞれの発明において発明者のリーダーを特定して、特許事務所の担当者とのコミュニケーションを充実させる。実際に担当者と発明者のリーダーが会って話せればベスト。

まとめ

スタートアップにとって特許は後回しにされやすいものです。しかし、スタートアップをよく理解している特許事務所とパートナーシップを組めば、比較的短時間で効率よく特許ポートフォリオ開発の戦略が立てることができます。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Brian M. Hoffman. Fenwick & West LLP (元記事を見る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

追加記事

特許において、クレームの限定事項が明確に記述されているかどうかは、特許の有効性を左右する重要な要素です。今回、Maxell, Ltd.対Amperex Technology Limitedの判決は、特許クレームの解釈において、限定事項間の表面上の矛盾をどのように扱うべきかという問題を浮き彫りにしました。本文では、この重要な判決を深堀りし、一見矛盾すると思われる限定事項が、実際には特許の不明瞭性(Indefiniteness)を生じさせない理由について探求します。特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がどのようにこれらの限定事項を同時に満たすことが可能であると見做したか、その解釈の根拠と、特許クレームを起草する際の実務上の教訓に焦点を当てて考察します。
特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。
先月、米国特許商標庁(USPTO)が「Means-Plus-Function」に関するメモランダムを発行し、審査官に最新ガイダンスを提供しました。その内容は実務における大きな変更を意味するものではなく、既存の法的枠組みの下でより明確な指針を提供することを目的としています。しかし、このタイミングにおけるガイドラインの発行は、35U.S.C.112条(f)に基づく一風変わったクレームの形式であるMeans-Plus-FunctionがUSPTOにおける特許審査で注目されていることを示しており、改めてガイドラインに沿った適切なクレームドラフティングが求められることを意味します。