Featured image depicting the significance of patent marking requirements under 35 U.S.C. § 287(a), showcasing patent documents, a gavel, and the scales of justice in a legal setting

判例に見る特許マーキングの実務と解釈

特許権者が侵害訴訟において損害賠償を追求することにおいて、35 U.S.C. § 287(a) に基づくマーキング要件を満たしていることは重要な要素になります。この要件は、特許物品に対する適切なマーキングを通じて、公衆に対する通知を義務付けるものであり、無実の侵害を防ぐための法的機制を提供します。今回は、実際の通知と推定的通知の概念、マーキングの方法、およびその遵守が特許侵害訴訟における損害賠償の追求に与える影響について詳しく掘り下げます。特に、最近の裁判例を交えながら、特許権者とライセンシーの責任、および実用的なマーキング抗弁についても解説します。

マーキング要件

合衆国法律集第 35 編第 287 条(a)に基づき、特許権者は、十分な通知を行うまで、「特許物品」(“patented article”) の特許侵害に対する損害賠償の回収を開始することができません。 これは、一般市民による無実の侵害を回避するための仕組みです。同法は、また、実際の通知と推定的通知の2種類を認めています。実際の通知(Actual notice )には、「特定の被疑製品又は装置による侵害の具体的な告発を(被疑侵害者に)確実に伝える」ことが必要で、これは、例えば、侵害の疑いを詳述した書簡や侵害訴訟の提起によって達成することができます。一方の推定的通知(constructive notice)を行うためには、特許権者は、第287条に基づき、その「特許物品」にマーキングを付さなければなりません。 そのようなマーキングをすることで、実質的に全世界にその権利を知らせることになるという仕組みです。

同法は、特許物品を表示する方法として、以下を含むいくつかの方法を規定しています: 

(1) 「『patent』の文字または『pat.』の略号を特許番号とともに表示する方法」

(2) 「『patent』の文字又は『pat.』の略号を、特許物品と特許番号とを関連付ける、公衆が無料でアクセス可能なインターネット上の掲示のアドレスとともに、その上に固定する方法」、又は

(3) 「物品の性質上、これを行うことができない場合、同様の表示を含むラベルを、その物品又はその物品の1つ以上が含まれる包装に固定すること。」

第二の方法は、一般にバーチャルマーキング(virtual marking)と呼ばれている。マーキングには「特許番号」を表示しなければなりません。特許番号を記載しなかったり、物品を「特許出願中」と表示したりすることは、いずれも不十分であると判断されています。Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 837 F.3d 1268, 1278 (Fed. Cir. 2016); TecSec, Inc. v. Adobe Inc、 No. 1:10-CV-115, 2019 WL 1233847, at *2 (E.D. Va. Mar. 14, 2019)。

損害賠償の期間は、マーキングの不記載や不十分な記載によって制限される可能性があるため、特許権者は、特許が発行された日、またはその直後に、特許物品にマーキングすることを望むかもしれませんが、特許権者は、推定的通知の要件を満たすために、「実質的に全ての特許製品に一貫してマークを付す」(“consistently mark[] substantially all of its patented products”)必要があります。

連邦巡回控訴裁は、「実質的に全て」の要件の遵守を分析する際、95%および88%の標章遵守率における十分性を支持しています。Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1111 (Fed. 1996). Funai Co. v. Daewoo Elecs. Corp., 616 F.3d 1357, 1375 (Fed. Cir. 2010). さらに、特許権者は、ライセンシーが表示法令を遵守するよう、「合理的な努力」をする必要もあります。裁判所は、この「合理的な努力」を考慮する際に、ライセンシーに保護製品の表示を義務付ける条項を当事者のライセンス契約に盛り込むことや、ライセンシーの表示実務を検証することなどの努力を検討してきました。

“特許物品”

マーキング法は、特許請求の範囲に含まれるすべての物品の標示を要求しているわけではありません。実際、同法は、損害賠償期間の開始のために「特許物品」(“patented articles”)の表示を義務付けていますが、方法については言及していません。この問題を検討した連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、「第287条の通知規定は、特許がプロセスまたは方法を対象としている場合には適用されない」と判示しています。従って、特許権者は、方法のクレームに基づく侵害の主張は、表示の不履行による損害賠償の制限から免れると考えるかもしれません。しかし、そうではありません。CAFCは、特許が装置または組成物のクレームとプロセスのクレームの両方を含み、特許権者が両方のタイプのクレームを主張している場合、保護された装置または組成物をマークしなかった場合、プロセスのクレームを含め、主張された特許のすべてのクレームに対する損害賠償が制限されると判示しています。

このように、通常は「特許物品」に対する損害賠償のみが制限されるマークしなかった場合、同じ訴訟で主張された同じ特許の方法のクレームにも影響を及ぼす可能性があります。しかし、この結果は、特許の方法クレームのみを主張することで回避することができます。

マーキングの抗弁

マーキング法が適用される場合、被告発侵害者は、損害賠償期間を、特許権者が法令を遵守し始めた後、または侵害の疑いが実際に通知された後のいずれか早い方に限定することができます。特許権者が標示要件を遵守していないと考える場合、被告側侵害者は、「標示されていないとして販売されたと考える製品を明示」すべきです。CAFCは、これを「低いハードル」、すなわち「説得や立証の責任ではなく、単なる提出の責任」であり、単に「特許権者に気付かせる」ことを意図したものであると説明しています。そして、「特定された製品が特許発明を実施していないことを証明する」のは特許権者です。このような責任転嫁の枠組みは、「特許権者の物品にマークが付されているかどうかは、『特許権者自身の知識の範囲内に特有な問題である』という理解に基づいています。

結論

訴状提出前に発生した特許侵害に対する損害賠償は、場合によっては回復可能額の大部分を占めることがあります。したがって、特許侵害訴訟を検討する際には、マーキングの潜在的な影響を慎重に検討することが重要でしょう。

参考記事:Patent Marking Requirements | Articles | Finnegan | Leading IP+ Law Firm

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

こちらもおすすめ