すべて特許出願する会社とまったく特許出願しない会社、どっちがいいのか?

特許出願戦略は重要です。知的財産が会社の大きな資産になる今日、まったく特許を出願しないという考えはダメですが、反対にすべての機能や特性について特許を出願するという極端な考え方もうまくいきません。

メーカーやソフトウェア会社にとって知的財産は重要ですが、どの知的財産をどのように保護するかという判断は自社の資産を最大化する上で大切なことです。特許は、特定の技術を他社が使うことを難しくさせる便利なツールですが、特許出願戦略を間違えてしまうとうまく特許の特性を生かせません。

例えば、特許を全く出願しないで製品開発を行うとしましょう。長年かけて開発した自信作で、顧客にも好評、売り上げも伸びてきたところでよくあるのが競合他社の参入です。対象製品の特徴に関連する特許を持っていないと、簡単に競合他社のコピーを許してしまいます。価格面でも、すでに開発に投資した費用を回収しないといけないため、コピー製品に対抗できず、結局競争に負けてしまうということになってしまいます。特許出願(特に日本からアメリカや海外への出願)にかかる費用は必ずしも安いとは言えませんが、開発と平行して積極的に特許出願をおこなっていく必要があります。

しかし、だからといって「すべて」に対して特許出願をする必要もありません。開発中に考えたアイデアすべてを特許にしようとすると、特許出願だけで多くの費用と時間がかかります。そのような活動でよく起こるのが、特許の数だけ増えて、実際に価値のある特許はわずか数件という状態です。このように何でも出願という形をとると、特許にする発明がかなり限定的なものになる傾向があり、他社にとって簡単にdesign around(特許回避)できる特許を大量生産することになってしまいます。そうなると、価値のない特許に大量の資金とリソースをつぎ込んでしまうことになって、そのコストが事業に影響を与えるという本末転倒する状態になります。

つまり、「すべて特許出願する会社」も「まったく特許出願しない会社」もどちらもよくありません。特に新規事業の立ち上げやスタートアップは、商業的に最も重要な新しい技術を独占できるような特許出願を戦略的におこなっていく必要があります。新事業を立ち上げるとき、事業戦略の段階で特許戦略も同時に考慮される時代になりました。「すべて特許出願する」のでもなく、「まったく特許出願しない」のでもない、事業に最適化された出願戦略が求められています。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Elliot C. Cook and Jeffrey A. Berkowitz – Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP   (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

契約
野口 剛史

ライセンス契約における今日の特許異議申立禁止条項

2007年に特許ライセンスにおける特許異議申立禁止条項 “no patent challenge”が違法になりましたが、その後もライセンス契約においてライセンスされた特許の有効性に異議を唱えることを難しくする条項が多く存在します。今回は現在どのような形で当事者同士がライセンスされた特許に関する異議申し立てのリスクを当事者間でシフトさせていっているのかを見てみます。

Read More »
特許出願
野口 剛史

特許審査履歴解説: 3回のRCEと6回のOA対応で得られた特許の価値は?疑問視されるOA対応もちらほら (Sony)

2022年9月27日に発行されたSonyの特許(Pat. No: 11,460,998)の出願履歴から考察しました。脅威のRCE3回(合計6回のOA対応を経て)権利化された案件です。一般的な103条の拒絶のみだったのですが、特に前半の拒絶対応には個人的に疑問に思う点が多く、なぜ3回もRCEをやったのにインタビューは1回も行わなかったのかが謎でした。

Read More »
stop-estoppel
訴訟
野口 剛史

IPRで審査されていないクレームにEstoppelが適用される

CAFCがIPR中に訴願人がEstoppelに関わる主張を「合理的に提起できた」ため、IPRで生き残ったクレームに関する同じ先行技術文献を用いた有効性の判断を改めて裁判所で行うことはできないとしました。今回はPartial institutionが許されていたSAS判決の前のケースですが、特許訴訟にはIPRが関係することが多いので、IPRで審査されなかったクレームに関しては注意するべきでしょう。

Read More »