今回説明するCAFCの新しい判決は、ソフトウェア関連の発明に多く用いられてきた35 U.S.C. §101に関わる特許適格性（patent eligibility）を従来は§101とは無縁だった機械関連の発明にまで拡大適用し、大きな議論が起こっています。
Alice判決による35 U.S.C. §101のソフトウェア関連発明への適用
２０１４年に最高裁がAlice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’lで下した判決により、ソフトウェア関連の特許出願の際に§101に関わる特許適格性（patent eligibility）が問われることが多くなりました。また、ソフトウェア関連の発明に関わる特許の権利行使の際は、多くのケースにおいて§101に関わる特許適格性が議論されるようになりました。
今回の判決が下るまで、機械や電気機械系の発明に関しては、§101に関わる特許適格性を心配する必要はありませんでした。しかし、今回の判決で、特許適格性の適用対象が機械関連の発明にもおよぶことがわかりました。
３つのカテゴリー
abstract ideas, laws of nature and natural phenomena (including products of nature),は、§101に関わる特許適格性の判例解釈から特許として保護することはできません。
今回注目するAmerican Axle & Mfg. Inc. v. Neapco Holdings LLCは、CAFCが今年の１０月３日に判決を下し、“law of nature”を理由に訴訟の対象になっている機械関連の発明が特許適格性を満たしていないという見解をしめしました。
問題になっている特許
今回問題になった特許は、U.S. Patent No. 7,774,911で、 “attenuating vibration in a driveline having a shaft assembly that transmits torque between first and second driveline components”
の方法を開示しています。
特許明細書では、prop shaftに影響を与える以下の３つの振動について説明：
- Bending mode vibration,
- Torsion mode vibration, and
- Shell mode vibration.
さらに、明細書では、 “resistive attenuation,” と“reactive attenuation”という振動減退のタイプを説明していました。
クレームは以下のようなShaftの製作方法に関するものです：
a method of manufacturing a shaft assembly of a driveline system, including the steps of inserting at least one liner into a shaft member, and positioning that “at least one liner” within the shaft member, such that the liner “attenuate[s] at least two types of vibration” (claim 1) or functions as both a “tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations” and “a tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations” (claim 22).
地裁と高裁での判決
２０１５年１２月、American Axle & Mfg. Inc. (AAM) がNeapco Holdings LLC とNeapco Drivelines LLC (合わせて, Neapco)をDelaware連邦地裁裁判所で上記の特許侵害を訴えます。 その対抗として、Neapcoは権利行使されて特許は101における特許適格性がないことを主張します。
地裁はNeapcoの主張を受け入れ、Hooke’s lawとfriction dampingというlaws of natureに発明が向けられているため、問題の特許は101における特許適格性を満たしていないという略式判決を下しました。
この地裁の判決はCAFCに上訴されますが、CAFCでも２対１で、地裁の判決を支持します。判決の中で、多数派はクレームに詳細が書かれていなかったことに触れませいた。求めている結果を達成する手法が特許でクレームされていなかった点をCAFCは指摘しました。
このCAFCによるAmerican Axleの判例が意味するモノ
この判決に対してCAFCで少数派であった Judge Kimberly A. Moore は多数派の判決を大きく批判し、連邦議員の１人であり、特許法改革に力を入れているRep. Doug Collins (R-Ga.)も判決が出た次の日に判決を批判しました。
特許法改革が成功するまで、または、このAmerican Axle判決が破棄、または、棄却される（CAFCでの再度の審議を求めている）までは、機械系の発明に関わる特許を保有する権利者であっても、訴訟を起こす場合は、101における特許適格性を考慮しなければなりません。
また、101における特許適格性を考慮するためのrepresentative claimsとしてどのようなクレームを指定するかなども、訴訟の際には特許権者は考慮しなければなりません。 もし機械に重きをおいた発明で公式や物理原則を用いて発明の新規性を示す場合、101における特許適格性対策として、先行例よりも向上した具体的な部分を詳細にあわらし、クレームしている発明がそれらの法律や公式の試行錯誤を伴うもののように見えないように表現を気をつけるべきです。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Michael Cicero. Taylor English （元記事を見る）
