特許出願の業務や中間処理だけを行っていると、権利化させることに集中しがちですが、権利化させていく中で、権利化後の権利行使を前提にしたクレーム構成にも配慮することが重要です。今回も、クレーム解釈が特許の有効性を判断したケースがありましたので、実例を交えながらその重要性を解説していきます。
権利行使においてクレーム解釈は大きな問題になることが多い
クレーム解釈、すなわち特許のクレーム条項がどのように理解され、解釈されるかは、しばしば特許侵害訴訟の結果を左右する大きな要因になります。クレーム解釈はまた、侵害訴訟において当事者間の意見の相違が大きく、争点となることも多いです。
クレーム用語の意味によって特許クレームの範囲が決定されることも多く、これは潜在的な侵害状況に直接影響するものです。クレーム解釈には様々な要素を含む分析が必要であり、ここでは十分に論じられませんが、特許出願人／所有者としては、特許出願または特許の明細書がクレーム解釈に大きな影響を与えることを忘れてはいけません。
明細書内における定義や出願中の主張はクレーム解釈に大きな影響を与える
最近、連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」）の判決において、クレーム解釈の観点から特許出願または特許の明細書の重要性が再認識されました。
2023年9月1日、Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc.において、CAFCはクレーム解釈の問題について見解を示しました。 Sisvel 事件は、Sisvel International S.A.（以下、「Sisvel」） が、特許審判委員会（以下、「PTAB」）がSisvelの所有する2件の特許のクレームを予期された特許および/または自明特許として特許不成立とした2件の当事者間レビュー（IPR）判決を不服 として上訴した事件です。
問題となった2件の特許は、米国特許第7,433,698号（以下「’698号特許」）と米国特許第8,364,196号（以下「’196号特許」）であり、’196号特許は’698号特許の継続出願です。’698特許および’196特許は、「移動局（またはユーザー携帯電話）と中央移動交換センターとの間のセル再選択に関連する周波数情報の交換に依存する方法および装置を請求する」ものでした。’698特許と’196特許の両方のクレームにおいて、「接続拒否メッセージ」（“connection rejection message”）というクレーム用語があり、その用語の解釈が問題になりました。
CAFCは、’698号特許が 「接続設定拒否メッセージ（connection setup rejection message）は、 特定のキャリア周波数など、特定のパラメータ値で新たな接続を試みるようモバイル通信手段に指示する」ことを採用していると指摘しました。さらに、裁判所は、’698特許は、接続拒否メッセージが 「特定のキャリア周波数のような特定のパラメータ値で新しい接続を試みるようにモバイル通信手段に指示するために使用される」と記述されていることに留意しました。
Sisvel社の控訴のうち、クレーム解釈に関連する部分は、「接続拒否メッセージ」という用語の解釈にのみに焦点が当てられていました。 控訴審でSisvel社は、PTABが「接続拒否メッセージ」という用語の解釈を誤ったと主張しました。
CAFCは判決の中で、クレーム解釈において、「クレームの語句は一般的に、明細書および 出願経過の文脈で読んだ場合、当業者によって理解される通常の慣用的な意味を与えられる」 と述べています。Thorner v. Sony Comput.Ent.Thorner v. Sony Comput.LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012) (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005) (en banc)を引用)。
CAFCはさらに、「クレーム用語の平易かつ通常の意味は、1)特許権者が定義を定め、自ら辞書編纂者の役割を果たす場合、2)特許権者がクレーム用語の全範囲を明細書中または審査中に否認する場合、適用されない」と述べています。Thorner, 669 F.3d at 1365.
従って、特許出願人は、特許出願の明細書や審査履歴がクレーム解釈に影響することを理解することが重要です。
実施形態のみに限定されるかより汎用的な意味を持つかは「開示」の内容次第
CAFCは、クレーム用語 「connection rejection message」に 「接続を拒絶するメッセー ジ」という平易かつ通常の意味を与えるべきであるとするPTABに同意しました。Sisvel社は、問題の用語は「移動局からの接続要求を拒否するGSMまたはUMTS通信ネットワークからのメッセージ」という意味を与えられるべきであると主張しました。しかし、CAFCは、Sisvel社の提案する解釈は「クレームをGSMまたはUMTSネットワークを使用する実施形態に不適切に限定するものである」と判断した。CAFCは、クレームを特定のセルラーネットワークに限定する根拠はないと判断しました。というのも、クレームの文言自体が、セルラー通信ネットワークの使用を広く主張しており、さらに、明細書にはUMTSまたはGSMネットワークにおける実施形態のみが明示的に記載されているものの、明細書には以下の記載もありました：
「本発明は、UMTSシステムやGSMシステムなど、多くの異なるセルラー電気通信システムにおいて適用可能です。本発明は、セルラー電気通信ネットワークが、要求された接続を提供できない場合に、移動局からの接続設定要求に対する応答として拒否メッセージを送信する、このようなセルラー電気通信システムにおいて適用可能です。 」
このように、CAFCは、問題となっているクレーム用語は、UMTSやGSMシステム以外の電気通信システムを広く指すことができるという点で、PTABに同意しました。従って、CAFCは、問題のクレームは先行技術に照らして特許性がないというPTABの判断を支持しました。
まとめ
Sisvel事件は、明細書の文言がクレーム用語の解釈に大きな影響を与えることを特許出願人にリマインドするものであり、あらためて、明細書の文脈に沿ってクレームを作成することの重要性を物語っています。
参考記事：Important to keep claim construction in mind when drafting a patent application
