アメリカ訴訟においては損害賠償が高額になる可能性があります。今回のように２０億ドルという破格の賠償金請求は稀ですが、それでも、アメリカにおける損害賠償の理解は知財関係者としては重要です。今回は、故意侵害、３倍賠償、ロイヤリティレート、ロイヤリティベースというキーワードを交えつつ、アメリカにおいて、実際の判例を参考にして、どのように損害賠償額が算出されるかを考察していきましょう。
判例：Centripetal Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc. (E.D. Va. 2020)
Centripetal社がCisco社に対してサイバーセキュリティ特許を主張した侵害訴訟で、米国バージニア州の裁判所は先日、Cisco社に19億ドルの損害賠償を命じる判決を下しました。この事件は、その莫大な損害賠償額から裁判の仕組みまで、すべてビデオ会議で22日間にわたって行われたもので、そのすべてが注目を集めました。この訴訟は、その範囲と複雑さでは異例のものですが、サイバーセキュリティの専門家が理解すべき特許損害賠償についての重要な教訓を教えてくれます。
歴史的な判決には、複数の要因が関係しています。Cisco社の侵害したスイッチ、ルーター、ソフトウェアによる実際の過去の損害賠償額は、合計で7億5600万ドルでした。しかし、裁判官は、侵害に対するCisco社の主張を却下し、Cisco社の防御は客観的に合理的ではないと判断したため、Cisco社が故意に特許を侵害したとの判決を下しました。
Ciscoの侵害は故意のものであったため、裁判官は損害賠償額を2.5倍にして18.9億ドルとしました。理論的には、裁判官は故意侵害に基づいて3倍の倍率を使うこともできましたが、特許の1つを侵害していないというCiscoの主張は理にかなっていると考慮して、低い倍率を採用しました。また、損害賠償金には、1,370万ドルの偏見利息（prejudgment interest）が加算され、19億ドルとなりました。裁判官はまた、将来の侵害に対する継続的なロイヤリティとして、3年間は10％、その後3年間は5％のロイヤリティを支払うようCiscoに命じました。Centripetal社は、Cisco社の今後の侵害製品の販売額に応じて、損害賠償総額を26.6億ドルから32.5億ドルと計算しています。
Cisco事件の損害賠償は、特許事件で最も一般的な「合理的なロイヤリティ」（reasonable royalty）アプローチに基づいて決定され、「逸失利益」（lost profits）アプローチとは区別されているものです。合理的なロイヤリティとは、侵害が始まる直前に、ライセンスを希望するライセンサーとライセンシー同士がロイヤリティとして合意したであろう金額を反映したものであると考えられています。（what a willing licensor and willing licensee would have agreed to as a royalty just before the infringement began）。合理的なロイヤリティー損害賠償額の評価において重要な変数は、ロイヤリティーベース（royalty base）とロイヤリティーレート（royalty rate）の 2 つです。
Ciscoのケースでは、ロイヤリティー率はCentripetal社が締結した事前の和解契約に基づいて主に決定されました。この和解契約には、2,500万ドルの契約一時金、直接競合する製品に対する10％のロイヤリティ、競合しない製品に対する5％のロイヤリティが含まれていました。このデータポイントと他の証拠（例：侵害に関連したCiscoの収益の増加、当該分野での買収など）に基づいて、裁判所は10%を妥当なロイヤリティ率として採用しました。ロイヤリティのベースは、主に侵害を受けたシスコのスイッチ、ルータ、ソフトウェアの機能を調査し、侵害が関与している機能の割合を決定することによって決定されました。次に、このような配分方法を侵害製品の Cisco の総収入に適用したところ、75 億 6,000 万ドルが得られました。この数字に10%のロイヤリティを適用すると、裁判所の最終的な判決の中心となった過去の損害賠償額は7億5,600万ドルになりました。
この規模の損害賠償額はCisco社の規模を反映していますが、すべての特許権者は、この例から、故意侵害、偏見利息、継続的な侵害を考慮に入れると、損害賠償額がいかに急速に拡大するかを理解すべきです。故意の侵害は、損害賠償額の3倍の倍率となり、告発された侵害者の潜在的な責任を大きく変えることになります。特許権者は、事実が裏付けとなる場合には、すべてのケースで故意の侵害を求めたいと考えていますが、告発された侵害者は、非侵害と無効性に関する強い立場を確立したり、これらの問題について弁護士の意見を得たり、侵害を回避するために製品を再設計したりすることで、そのリスクを回避しようとすることができます。
侵害が始まったのがつい最近（2017年のCisco事件）のようなケースでは、偏見利息（Prejudgment interest）は小さな要素になる可能性があります。しかし、侵害が数年前にさかのぼるケースでは、偏見利息は損害賠償額そのものと同額、あるいはそれを上回ることもあります。適切な金利とそれが適用される期間を慎重に検討する必要があります。
また、損害賠償額の計算に使用するロイヤリティー率とロイヤリティーベースも非常に重要である。特許権者は、Ciscoのケースと同様に、損害賠償の分析において過去のライセンス契約が関連する可能性があることを認識しておく必要があります。これらの契約が特許技術と密接に関連していることが判明した場合、その契約に含まれるロイヤリティー率が低いか高いかにかかわらず、将来特許訴訟が起きた場合の損害賠償計算の推進力となる可能性があります。
解説
アメリカの特許侵害で怖いのが３倍賠償の可能性です。今回は故意侵害が認められて、上限の３倍まではいかなかったものの2.5倍というとても高い倍率になっています。
３倍賠償もさることながら、元の賠償金の計算もアメリカの場合、どのように計算されるかで金額が大きく変わってきます。そのため、多くの特許訴訟で賠償金を算出するために専門のエキスパートを雇うほどです。
今回の事件は複雑ですが、賠償金算出のアプローチや、ロイヤリティレートやロイヤリティベースの決定、侵害が関与している機能の割合、故意侵害の認定、３倍賠償の倍数を決める際の考慮点など、賠償金を導き出すために必要な情報が揃っているので、特に賠償金の算出が気になる方は実際の判例を読むことをおすすめします。１９３ページにも及ぶ超大作ですが、実際の侵害品に関する分析も行われているので、実務に参考になります。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Elliot C. Cook and Jeffrey A. Berkowitz. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP（元記事を見る）
