Negative claim limitationをどう先行例文献で示すのか?

アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?

Negative claim limitation とは?

実際のNegative claim limitationの表現は様々ですが、一般的にクレームに書かれている明確に意図的に一部の要素を除外している文言を示します。例えば、「背もたれがない」イスなどの表現はわかりやすいNegative limitationだと思います。

無効にするための先行例文献とは?

さて、このようなNegative claim limitationを含んだクレームが書かれている特許がすでに先行例文献で開示されていたということを示し特許を無効にするには、どのような先行例文献が必要なのでしょうか?

通常のような明確に要素を示すクレーム制限(例:木でできたイス)の場合、クレームされている要素が開示されている先行例文献を探せばいいだけですが、「~を含まない」などのNegative claim limitationの場合、「ないこと」を示さないといけないので、先行例文献を探すのが難しくなります。

今回は、このNegative claim limitationに関連した判例2つを読み解くことで、Negative claim limitationをどう先行例文献で示すのか、そのポイントをまとめました。

  • 先行例文献にNegative claim limitation が記載されていないことを示すだけでは、Negative claim limitationが先行例文献で開示されていたという証明にはならない。
  • しかし、先行例文献によるNegative claim limitation の開示は、明記(expressly)されていなくてもよく、暗示(impliedly)するものだったり、本質的な(inherently)ものであってもいい。
  • 先行例文献において、Negative claim limitation は任意のものであったり、不必要なものであるという開示や示唆があった場合、その先行例文献によってNegative claim limitation の開示が証明できる。
  • Negative claim limitation は任意のものであったり、不必要なものであるという判断は、先行例文献の開示内容によって判断される。
  • 必要ではないが、先行例文献においてNegative claim limitationは必然的もしくは本質的なものであることを特許権者が示せれば、Negative claim limitationが先行例文献で開示されていないという反論ができる。

参考にした判例は以下のケースです。

  • Int’l Bus. Machs. Corp. v. Iancu, No. 2018-1065 (Fed. Cir. Apr. 1, 2019).
  • WAG Acquisition, LLC v. WebPower, Inc., No. 2018-1617 (Fed. Cir. Aug. 26, 2019).

まとめ

「ない」ことを証明するので、Negative claim limitationを先行例文献で示すのは難しい作業になります。しかし、最近の2つのCAFC判例は、いままではっきりわからなかったNegative claim limitationの先行例文献における開示について有益な情報を提供してくれています。

もしIPRなどでNegative claim limitationを含んだクレームの無効手続きを検討しているようでしたら、上記の判例2つを詳しく読み込んだ上で、先行例文献の調査をおこなうようにするといいと思います。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Mark Einsiedel. Baker & Hostetler LLP(元記事を見る

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

追加記事

最近では猫ミームなど、ミームはインターネットカルチャーの定番となっていますが、その広範な配布は著作権や知的財産権に関する重要な問題を提起しています。このブログでは、ミームに関連する著作権法の複雑さについて掘り下げ、クリエイターとユーザーが著作権侵害、フェアユース、所有権といった知的財産に関わる問題をどのようにナビゲートするのかを探ります。
特許において、特許発明者の正確な特定は極めて重要です。Tube-Mac Indus., Inc.vs Campbell事件は、特に特許への貢献が複数の当事者からなされた場合に、発明者の定義とすべての発明者を特定する重要性を再認識する好例です。この記事では、このケースの分析を通じて、課題解決した当事者の重要性と共同発明者を特定するアプローチについて掘り下げます。
ニューヨーク州弁護士会はAI技術の法的・倫理的影響に対する新ガイドラインを提供しました。このガイドラインは、弁護士によるAIの適切な利用と潜在的リスク管理に焦点を当て、今後のAI法律業務における教育と規制の強化を推奨しています。80ページにもわたるレポートには、AIが今後どう弁護士業務を変えていくかについて詳細に書かれており、今後NYだけでなく、アメリカの各州におけるAIの弁護士倫理ガイダンスに大きな影響を与えることが予想されます。