和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
この判例において、米国第11巡回区控訴裁判所は、特定の状況下では、商標ライセンシーは、ライセンス契約に明示的にその権限が付与されていない場合であっても、ランハム法に基づき、第三者に対して不正競争行為に基づく損害賠償請求を行うことができるという判決を下しました。
ライセンスに関わる２社と競合他社の間の争い
本訴訟には3社の当事者が関与していました：DH Pace Company、Overhead Door Corporation（Overhead）、Overhead Garage Door（OGD）です。3社ともガレージドアの販売とサービスを行っています。
Pace社はOverhead社のライセンシーであり、そのライセンスに基づき、OVERHEAD DOOR COMPANYという商号（trade name）の広告・宣伝を許可されています。OGD社はOverhead社とPace社の競合会社です。
事前の関連訴訟における和解の縛りは（その時はいなかった）ライセンシーに有効なのか？
本訴訟に先立ち、Overhead社とOGD社は、OGDの商標権侵害および不公正取引行為の疑いに関する訴訟に関与していました。その結果、和解が成立し、その一環としてOGD社とOverhead社は互いに訴訟を起こせないことになっていました。しかし、この条項は、Overhead社の現在または将来のライセンシーを明示的に拘束するものではありませんでした。
今回の訴訟において、Pace社はOGD社に対し、ランハム法第43条(a)に違反する不正競争行為、欺瞞的取引慣行、および様々な州商標権侵害を理由に訴訟を起こしました。Pace社は、OGD社がOverhead社（Pace社のライセンサー）と同じ会社である、またはOverhead社の関連会社であると消費者に信じ込ませていると主張しました。
これに対し、OGDは略式判決を求め、連邦地裁はこれを認め、Pace社とOverhead社との間のライセンス契約は、Pace社に訴える権利を肯定的に与えていないため、救済を妨げる契約上の障害であると裁定しました。さらに、非独占的なライセンシーであるPace社は訴訟を起こす資格を欠いているとしました。連邦地裁は、Pace社の商標権はOverhead社とのライセンス契約に由来するものであり、OGD社との事前の和解で権利を放棄したことにより、Overhead社もPace社の訴訟権を放棄したと判断しました。
ライセンス契約の文言に「禁止」項目がなかったため、ライセンシーの訴訟権を制限するものではなかった
第11巡回控訴裁は、de novo 基準で審議した結果、連邦地裁がPace社に下した略式判決に同意しませんでした。
控訴裁はまず、連邦地裁が認めたように、ランハム法第43条(a)に基づき、標章の所有者以外の当事者でも訴訟を起こすことができる、としました。しかし、連邦地裁では、ライセンス契約、Pace社の非独占的ライセンシーとしての地位、OGD社とOverhead社間の和解契約に基づき、Pace社の請求を禁じていました。この地裁の判断について、第11巡回控訴裁は、いずれの理由もPace社の請求を禁止するには不十分であるしました。
第11巡回控訴裁によれば、ライセンス契約には禁止を課す契約条項がなかったため、Pace社の訴訟を禁止するものではなかった。ライセンシーの訴訟権は制限され得ますが、問題のライセンス契約にはPace社の訴訟権を制限するものはなかったと判断します。実際に問題となったライセンス契約書には、商標の権利行使やどちらか一方の当事者の訴訟能力については触れられてませんでした。
第11巡回控訴裁は、連邦地裁が2019年のKroma Makeup v Boldface Licensingの判決を誤読したと説明しました。Kromaは、ライセンシーがランハム法上の請求を行うために、ライセンス契約に訴訟権条項が含まれていることを要求するのではなく、単に2者間のライセンス契約が、ライセンシーがランハム法上の請求を行うために、そうでなければ広範囲に及ぶ能力を制限し得ることを認め、裁判所は、ライセンス契約がそうでなければ当事者にどのような権利と義務を課すことができるかを判断するために、「契約解釈の基本原則」を使用しなければならないと説明しました。
裁判所は、Kromaを正しく適用し、ライセンス契約にはPace社がランハム法に基づく請求を行うことを妨げるものは何もないため、契約上の訴訟禁止は存在しないと結論づけました。
商標登録者でなくても商標侵害訴訟は起こせる
Pace社の非独占的ライセンシーとしての地位について、第11巡回控訴裁は、原告適格はランハム法第32条(1)に規定される商標登録者に限定されるものではないと説明しました。Pace社の訴訟は第43条(a)に基づいて提起されたものであるため、商標の所有者以外の当事者であっても、第43条(a)違反の疑いによって不利益を被るのであれば、訴訟を提起することができるとしました。
和解契約の文言には現在または将来のライセンシーを拘束するものはなかった
第11巡回控訴裁は、Overhead社とOGD社の和解合意は、Overhead社とOGD社が互いに提訴することを禁止することのみを規定したものであるため、Pace社の提訴を禁止するものではないと判断しました。つまり、関連する和解契約における訴訟を起こさないという合意は、現在または将来のライセンシーを拘束するものではなかった、と解釈されました。
裁判所は、Pace社の権利は派生的なものであり、ライセンス契約によって直接付与されたものではないというOGD社の主張を退けました。その理由を、裁判所は、次のように説明しました「ランハム法に基づくライセンシーの§43(a)の請求は、たとえ、登録者と第三者との間の別個の契約により、登録者の請求が他の方法で禁止される場合であっても、禁止されるものではない」。Overhead社とOGD社の間の和解契約における明白な文言を適用した結果、裁判所はPace社の請求を禁止するものは何もないと判断しました。
