訴訟弁護士が特許を書くべき

特許は正確に書くのが難しい法律関係書類だとアメリカの最高裁が認めるほどのものですが、誰がそのような特許を書くべきかということに対してあまり関心が向けられていません。今回は訴訟を念頭に置くのであれば、特許は訴訟弁護士が書くべきだという主張を紹介します。

権利化はコスト？

企業は特許ポートフォリオをコスト管理しているとこが増えてきています。特許の価値ということは考えずに効率化などを進めてコストカットをすることは、特許の本来の価値をはき違えているのでは？と思うことがあります。

コスト重視だからなのか、権利行使をした経験のない人が特許明細書を書く機会が増えてきています。しかし、本来のメトリックである「価値」に重きを置くのであれば、特許明細書の作成にも大きな変化をもたらすのではないかと思います。

権利行使という軸で考えたとき

権利行使を前提とする特許を得る場合に考慮する要素は、コストベーズのものとは全く異なります。例えば、特許の発行によりどのように市場が変わったか、市場の自社シェアーの変化、特許取得による他社の反応、ロイヤルティーや賠償金の額、特許プログラムの黒字化などが特許の評価に影響してきます。

特許の効果

よく書かれている特許は競合他社が市場において特許でカバーされている特徴を提供することを阻止します。その結果、限られた時間の間、上昇上の優位性を保つことができます。

これは当たり前のことですが、それをよく考えないで行動している人がとても多いです。このように本来の特許の効果を考えて出願するのであれば、どのような特許を出願するかというのはとても重要な戦略になります。もし出願した特許が顧客が求めている機能を競合他社が提供することを防げないのであれば、特許はただのお金の無駄遣いでしかありません。また、特許を権利行使できないのであれば、同じように特許につぎ込んだお金が無駄になってしまいます。

どう出願すべき特許を見極めるのか？

今日のコストベースの考え方を改めるべきです。訴訟になることを前提にし、それに耐えられるだけの特許を書ける人材が特許を書くべきです。

実際に特許の権利行使の経験を持った訴訟弁護士はいい特許を書きます。このような経験者は、何気ない言葉の意味が訴訟で大きくねじ曲げられて解釈されていることを十分理解しています。そのため、出願時にそのような問題になり得る言葉を手直しし、そもそも訴訟で問題にならないようにすることができます。もしその人が有能であれば、競合他社が文句を言えない特許を書くことができます。

まとめ

訴訟の際に、判事や陪審員が簡単に理解できる特許、また、競合他社が法的な主張を出来ない特許というのが本当に「価値」のあるもので、そのような特許を得るには、訴訟弁護士が特許を書くべきです。

まとめ作成者：野口剛史

元記事著者：Wesley W. Whitmyer. Jr. Whitmyer IP Group LLC （元記事を見る）