CAFCは、関連商品の文脈における混乱の可能性分析に焦点を当てたIn re Oxiteno S.A. Industria e Comercio事件で判決を下しました。裁判所は、商品の実際のまたは潜在的な消費者が同じである必要はなく、十分な重複があればよいと判断しました。裁判所はまた、実際のおよび潜在的な消費者の十分な重複があるかどうかを広く調査することが正しい分析であると繰り返し述べました。この判決は、関連商品を対象とした混乱の可能性の評価に取るべき正しいアプローチに関する指針を提供しています。
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米国連邦巡回控訴裁判所は、関連商品の文脈における混同の可能性に関する分析では、商品の実際の消費者や潜在的な消費者が同じである必要はなく、十分な重複があることだけが必要であることを再度示しました。
Oxitenoは、OXIPURITYに関して使用意向に基づく商標出願を行い、最終的に商品およびサービス説明書を修正し、「医薬品、獣医、香料、化粧品分野で使用する」数十種類の化学製品を含むようにしました。この出願は、FMC Corporationの登録商標OXYPUREを考慮し、混同の可能性を理由に却下されましたが、これはOXYPUREの登録によってカバーされる過酸化水素製品がOxitenoの出願で説明された製品と同じ取引経路を通ることが主な理由でした。
混同の恐れの分析に用意られるデュポンの要因とその分析結果
Oxitenoはこの拒絶を不服として、商標審判委員会（TTAB）に提訴しました。審判部は、デュポンの要因（DuPont factors）を用いて混同の可能性を分析し、最初の4つの要因が最も適切であると判断しました：
- 要因1：OXIPURITYとOXYPUREの類似性。審査委員会は、（審査官と同様に）2つの商標が「音、意味、商業的印象において類似している」と結論づけ、この要因が混同の可能性を強く支持するものであると判断しました。
- 要因2：対象商品の類似性。審査委員会は、それぞれの商品が、同一ではないものの、混同の可能性の認定を支持するのに十分な関連性を有していると審査委員に同意しました。
- 第3要因：取引経路の類似性。審査委員会は、審査官が特に重要であると考えた第三者のウェブサイトを検討しました。このウェブサイトでは、OXYPUREの商標でカバーされる過酸化水素の商品と、OXIPURITYの商標で販売しようとする化学物質を販売していました。審査委員会は、FMCの確立された製品とOxitenoの意図的な製品を同じ供給元が製造し、これらの製品を大きく重なる業界に直接販売していると結論付けました。
- 要因4：”販売が行われる条件と買い手”。 本件で最も関連性の高い4つの要因のうち、この要因は、審査会が登録に有利と判断した唯一の要因でした。審査会は、確立された製品および使用目的の製品の消費者は洗練されており、衝動的に行動することはないだろうと結論づけました。
潜在的な消費者が洗練されていると推定されたにもかかわらず、審査委員会は要因1～3が「混同の可能性を高める」と判断し、審査官の拒絶を支持しました。この判断を不服とし、Oxitenoは控訴しました。
混同の恐れの分析で重要なのは購入者が十分に重なる可能性があるかどうか
CAFCへの控訴で、Oxitenoは、今回の関連製品のように、2つの商標でカバーされるそれぞれの製品の実際の消費者または潜在的消費者が同じでない場合、混同の可能性は認められないと主張しました。
CAFCは、ほとんどすべての企業がFMCの過酸化水素製品OXYPUREの潜在的購入者となる理由を説明するOxitenoの製品を販売する会社が行った発言に注目し、審査会を支持しました。また、裁判所は、FMC社のパンフレットには、OXYPUREや他のブランド名で過酸化水素製品をOxitenoが製品を販売したのと同じ主要産業に対して販売していることが記載されていることに注目しました。したがって、裁判所は、FMCとOxitenoの関連製品の少なくとも一部の消費者が同じであることを実質的な証拠が裏付けていると結論づけた。
CAFCは、Oxitenoの立場は、ソース/スポンサーシップの混同はそれぞれの製品の消費者が同じであることを必要とするという誤った考えを反映していると説明しました。CAFCは、正しい分析には、「実際の購入者と潜在的な購入者を混乱させるために、当事者の商品とサービスのそれぞれの購入者が十分に重なる可能性があるかどうか」という、より広範な調査が必要であると繰り返し述べました。CAFCは、今回の記録で立証された事実は、十分な重複の認定が、購入者がすべての関連製品に精通していることを示す市場状況や取引経路から生じる知識に基づいていた過去の例と本質的に同じであると判断しました。また、裁判所は、OxitenoとFMCの製品が関連していることを示す追加の証拠として、両社の製品が「専門ウェブサイト」で一緒に販売されていることを指摘しました。
参考記事：Actual or Potential Consumers Doesn’t Require PURE Overlap
