Importance of Motivation to Combine in Patent Law: Evaluating Obviousness in Patent Claims

「組み合わせの動機」を示す重要性:公知だけでは自明にはならない

特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combine)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。

判例:Virtek Vision International Ulc, v. Assembly Guidance Systems, Inc., Dba Aligned Vision

「組み合わせの動機」(Motivation to Combine)の理解

基礎的な概要

このドクトリンは、当業者(Person Having Ordinary Skill in the Art:PHOSITA)の仮定の構成に基づいており、クレームされた発明が発明がなされた時点で自明であったかどうかを判断するために用いられます。自明性を確立するには、発明の各構成要素が先行技術から特定できることを示すだけでは足りず、これらの構成要素を組み合わせてクレームされた発明を導き出すなんらかの動機を示す必要があります。

王道のKSR判例とその意味

この組み合わせの動機で毎回引用されるのは、最高裁判決であるKSR International Co. 対 Teleflex Inc.です。KSR判決は「組み合わせの動機」に関する特許法における基本的な理解を再定義しました。このケースでは、特許申請がされた発明が、既知の要素を組み合わせることにより、当業者にとって明白であるかどうかが問題となりました。判決は、単に既知の要素が存在するだけではなく、それらを特定の方法で組み合わせるための合理的な動機が必要であると明確に述べています。これには、PHOSITAに異なる分野の要素を組み合わせるよう促す市場圧力や設計上の誘因の存在が含まれます。

Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systems: ケースの概要と争点

今回紹介するVirtek Vision v. Assembly Guidance Systems は、先行技術がVirtek社の主張する方法で特定の要素を組み合わせる動機付けをPHOSITAに提供したかどうかという点にありました。

この事件の中心的な争点は、Virtek Visionが所有するレーザープロジェクターの位置合わせ方法に関する特許の自明性が問われたことにあります。Assembly Guidance Systemsは、複数の先行技術参照を組み合わせることによって、Virtek Visionの特許が自明であると主張し、特許無効のための審判(IPR)を請求しました。

このIPRにおいて、特許審判委員会(PTAB)は、Virtek Visionの特許の異議申立クレームに関して、見解の分かれる判決を下しました。いくつかのクレームは、様々な先行技術文献の組み合わせに基づく自明性を理由に無効とされました。しかしながら、PTABはまた、Assembly Guidance Systems社が、自明性の他の2つの理由に基づく他の係争クレームの非特許性を証明できなかったと判断しました。これにより、特許の一部のクレームは自明であり特許不成立とされましたが、その他のクレームは無効とはされず、権利行使が可能なままとなりました。

このIPRは連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に上訴されます。

CAFCによる「組み合わせの動機」(Motivation to Combine)の分析

CAFCは、いくつかのクレームに関する特許審判部(PTAB)の認定を覆し、先行技術内の要素の存在だけでは組み合わせる動機を立証するには不十分であることを強調し、特許技術者がクレームされた構成の要素を組み合わせるよう促される理由を示す実質的な証拠の必要性を示しました。

CAFCが「組み合わせの動機」の欠如を見出した理由は、この訴訟において、先行技術の参照文献を組み合わせる明確な理由や動機が提示されていなかったためです。このケースにおける主要な点は、特許請求の自明性を判断する際に、単に既知の技術要素が存在することを超えて、なぜその分野の通常の技術者(PHOSITA)が特定の方法でそれらを組み合わせることを考えるのか、という合理的な動機が必要であるということでした。

CAFCは、先行技術の参照文献間で提案された組み合わせに対して、技術的な問題を解決するため、または特許請求された発明を達成するための明確な理由が提供されていないと判断しました。具体的に、先行技術の文献が提示されたとしても、それらを組み合わせて新たな発明を生み出すための、市場の圧力やデザインの必要性といった動機が記録されていないことが問題とされました。

また、訴訟の中で、Assembly Guidance Systemsは、組み合わせるための具体的な動機や理由を専門家の証言を通じても十分に示すことができませんでした。CAFCは、このような動機が不十分であることから、特許が明らかであるとするPTABの判断に対して疑問を投げかけ、一部の請求項についてはその判断を覆し、他のクレームを無効としなかった判決を支持しました。

実務家への教訓: 「組み合わせの動機」を示す方法

IPRで自明性を主張する際は、「組み合わせの動機」をどのように示すかという点に特に注意を払う必要があります。先行技術の要素を組み合わせて問題となっているクレームされた発明が導き出せるという主張をする場合、単に既存の技術要素が知られていると指摘するだけでは不十分です。むしろ、その分野の通常の技術者が特定の組み合わせを行うために必要な動機や理由を、具体的かつ説得力のある方法で示す必要があります。

これを達成するためには、市場の需要、技術的な障壁の克服、業界内の設計上の圧力、または先行技術の不足を解決するための明確な必要性など、組み合わせを推進する可能性のある要因を明らかにすることが重要です。さらに、専門家の意見や先行研究を用いて、提案された組み合わせが技術的に実行可能であるだけでなく、実際に有益な結果をもたらすことを示すことが効果的です。

結論

「組み合わせの動機」を理解し適切に適用することは、特許実務家にとって極めて重要です。今回の判例において、CAFCは、先行技術の要素を組み合わせる際の明確な動機がいかに自明性を判断する上で重要かを改めて強調しています。この原則を踏まえ、IPRなどで自明性を主張する場合、なぜ問題となる発明が先行技術からどう導き出されるのかという組み合わせに関する合理的な動機を明確に示す必要があります。IPRの手続きや特許訴訟において、「組み合わせの動機」をどのように提示し、防御するかは、訴訟の結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。この複雑ながらも重要なドクトリンを適切に理解し、適用することが、特許実務家の成功への鍵となります。

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