故意に第三者の特許を無視すること自体が故意侵害

地裁において、他社の特許を無視するという社内ポリシーは特許の故意侵害を証明するのに十分な証拠であるという判決が下りました。特許を故意に侵害したとされた場合、3倍賠償や弁護士費用の負担など大きな金銭的なリスクを負うことになります。

経緯

Motiva Patents, LLC v. HTC Corporationにおいて、Motiva PatentsはHTCのVive virtual reality systemが自社の特許を故意に侵害していると主張。

しかし、HTCは故意侵害の反論として、Motiva Patentsの技術は知らなかったと主張。その証拠として、HTCは社内のポリシーにおいて他社の特許を意図的に見ないようにし、従業員にもそのポリシーに応じて他社の特許を見ないよう指示していたことを示しました。しかし、このHTCの主張が裏目に出ます。

この裁判がおこなわれたThe US District for the Eastern Court of Texas はHTCのポリシーを逆手にとり、HTCが故意侵害をしている証拠だと結論づけました。故意に盲目になるということは、必然的に競合の特許を知りつつ、侵害しているということと同等なため、HTCの特許を意図的に無視するポリシーそのものが、特許の故意侵害を証明するのに十分な証拠であるとしました。

教訓

故意に競合他社の特許を無視するようなポリシーは、故意侵害を証明するのに十分な証拠になってしまう可能性があります。そのようなポリシーのもと他社の特許を「知らなかった」と言うことは、故意侵害に対する有効な反論にはなりません。逆に、故意侵害を認めてしまうことにもなりかねないので、他社特許に関しては必要に応じてレビューをしていく必要があります。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Kristin Lamb, Mark D. Shelley II and Jeffrey S. Whittle. Womble Bond Dickinson (US) LLP(元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

2件のフィードバック

  1. 「他社の特許を意図的に見ないように」という会社のポリシーは、乱暴に思えましたが、他社特許を参考に自社開発をしていない、という主張では理があるようにも思えます。それでも、他社製品を分解して参考にしているでしょうから、裁判所は、特許公報を見ていないということだけで故意侵害は免れないという考えなんでしょう。特許保護を進める判決としては重要でしょうね。勉強になりました(感謝)。

    1. お役に立てて何よりです。
      今回の判例は「他社の特許を意図的に見ない」という極端すぎる会社のポリシーはダメということを示したものだと思います。しかし、Discoveryのリスクなどからエンジニアだけで他社特許を見るのはよくないので、他社特許を分析する場合は、特許弁護士が入ってAttorney-Client Privilegeで保護されるようにした方がいいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

display-with-code
特許出願
野口 剛史

ブロックチェーン技術関連特許の動向

今注目を集めているブロックチェーン技術ですが、そのブロックチェーン技術に関連した出願も増えてきています。Thomson Reutersのレポートによると、2017年ブロックチェーン技術に関して出願された特許406件のうち、半数以上を占める225件 (55.4%) は中国から出願されていて、91件 (22.4%)はアメリカから出願されていました。

Read More »
特許出願
野口 剛史

言葉選びは慎重に。特許用語の危険性

言葉の選択は、米国特許の質に大きな影響を及ぼします。特に、明細書や審査中に使用される言葉に関しては慎重になるべきでしょう。厄介なのが、例えば日本では無害な表現であっても、アメリカでは、クレームの範囲を不用意に限定するような表現もあります。今回は判例を通していくつか例を見てみましょう。

Read More »
ビジネスアイデア
野口 剛史

新型コロナショックを生き抜くために

新型コロナショックで多くのビジネスが危機に瀕している中、テクノロジー企業や特許事務所も例外なく打撃を受けることでしょう。今、注目されている飲食店やイベント会社、旅行会社ほどではないにしても、影響はあるので、対策を考えないといけません。

Read More »