特許関係者なら誰でも発明を意図した形でクレームする重要さを知っています。しかし、その当たり前を実践するのがいかに難しいかを改めて認識させられる判例を見つけました。今回は、”a plurality of”の解釈の違いから、860万ドルの支払いを命じた侵害判決から一転して非侵害となった判例を紹介します。
“a plurality of”という表現が一連の各要素に適用されるべきかどうかについて、連邦巡回控訴裁判所は、引用された各構成要素の複数性を要求しない連邦地裁のクレーム構成が、文法規則の適用に基づくクレーム文言と矛盾していると判断し、非侵害の判決を下しました。SIMO Holdings, Inc. v. Hong Kong uCloudlink Network Technology Limited, Case No. 19-2411 (Fed. Cir. Jan. 5, 2021)(Taranto, J.)
SIMO は、特定の GlocalMe WiFi ホットスポットデバイス及び無線電話機の販売に基づき、特許侵害を理由に uCloudlink を提訴しました。一般的に、これらのホットスポットと特許技術は、国際旅行をする人々の通話とインターネットアクセスのコストを削減することを目的としています。
争点となった唯一の特許請求項は、特定の通信プロトコルのデータ転送と認証機能を実行する装置を対象としており、これにより海外旅行者はローミング料金を発生させることなく非加入キャリアを利用できるようになっていました。問題になったのは、請求項の文言の解釈で、特に、一連の技術的構成要素（例えば、メモリ、プロセッサ、プログラム、およびここで重要なことは、「非市内通話データベース」）を記載した前文（Preamble）が請求項の限定的な部分であるかどうか、また、もしそうであるならば、これらの構成要素の「複数」（“a plurality of”）を記載した文言が、請求された発明がこれらの構成要素のそれぞれを複数備えていなければならないことを意味しているのか、それとも、これらの構成要素のすべてを合わせて1つ以上備えていなければならないことを意味しているのか、という点でした。これは、uCloudlink装置が1つも非ローカル通話データベースを持たないことが明らかであったため、侵害の決定要因の重要な項目になっていました。連邦地裁は、前文の文言は限定的であると結論づけましたが、関係する文法を解析し、仕様書には「非ローカル呼出データベースはオプションであると述べている」ことを指摘し、非ローカル呼出データベースは必要な構成要素ではなく、侵害の略式判決（summary judgment of infringement）が妥当であると結論づけました。UCloudlinkはこの判決を控訴します。
連邦巡回控訴裁は、前文が限定的であることには同意しましたが、引用された要素を持たない構成が侵害になる可能性があることには同意しませんでした。争点となったクレームは、“[A] wireless communication client or extension unit comprising . . .”（無線通信クライアントまたは内線ユニットは、…から構成されている）と記載されていて、その後に非ローカル呼出データベースを含むコンポーネントのリストが続きます。データベースが前文に記載されていたにもかかわらず、裁判所は、「構成する」（”comprising”）という用語に続き、本発明に必要な構造を提供しているため、限定的であると判断しました。さらに、裁判所は、「無線通信クライアント」および「拡張ユニット」と記載された後続の請求項の文言が、「complising」の後の前文で特定された項目に言及していることにも注目しました。
連邦巡回控訴裁は、多くの文法的規範、独自の判例、様々な文脈主義的解釈の本に依拠したました。これらの情報源を合わせて適用すると、裁判所は、直列の名詞は一般的に、それぞれが直列の前の句（ここでは「複数の」）によって修飾されたものとして扱われ、このような規則は、直列の最後が「or」ではなく「and」で終わる場合に特に強力であることを再確認しました。そして、リストの最後を締めくくった “non-local calls databases “の前には条文がなく、このフレーズを他の系列と区別するものは何もありませんでした。最後に、リストの後には、特定の構成要素が既に複数存在するものとして明示的に呼び出されており（例えば、「プログラムの複数構成要素」）、これにより解釈の方向性は、シリーズの各構成要素（非局地通話データベースを含む）の複数構成要素が必要であると結論づける方向に向かっていると解釈。
特筆すべきは、連邦巡回控訴裁の解釈では、いくつかの実施形態が明細書から除外されていたことです。この矛盾は裁判所によって却下されましたが、同裁判所は、クレーム言語によって要求され、そのような実施形態が別の方法でクレームされている場合（ここでは、他のクレームでは「非局地通話データベース」の要件を欠いていた）、特にそのような実施形態が好ましいものとして特定されていない場合には、いくつかの実施形態を除外することが適切であり得ると指摘しています。
実務上の注意点：
クレームを作成する特許弁護士にとって、今回の意見書は、意図された意味を反映するために、通常の文法的用法の精度を確保するための重要な注意喚起を提供しています。
解説
クレーム解釈は難しいですが、発明をクレームとして表現する際に正しく意図した形で発明を文言化していく必要があります。特に、今回のように“a plurality of”という用語が複数の要素の前に書かれている場合、解釈によって侵害する製品の構成要件が異なる場合があります。
今回の場合、“a plurality of” A, B, C … and D という表現が、１）複数のA、複数のB、複数の C… 複数のDを必要とするのか、２）A, B, C … Dの中から２つかそれ以上のものを含めばいいのか、が争点になりました。
CAFCでは厳密な文法分析が行われて、１）の解釈が採用されましたが、地裁では２）の解釈が採用されていて、陪審員が860万ドルの侵害判決を下しているので、このクレーム自体の解釈はかなり難しかったのだと思います。
このようにクレームの文言が複雑すぎると訴訟における不確定要素が増え、権利行使しづらい特許になってしまいます。そのためクレームを書く際は、なるべく複数の解釈ができるような表現は避けつつ、構成要件の明確化に努め、発明を正確に意図した形で表現できるよう最善の努力をする必要があります。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Christopher M. Bruno. McDermott Will & Emery（元記事を見る）
