IPRと並行して特許訴訟が行われている場合、PTABでFintiv要素が考慮されIPRが裁量的に却下される可能性があります。そうなるとIPRの申立人（特許侵害が疑われている被疑者）は不利になります。IPRが開始されないリスクを少なくするためにも、IPRの裁量的却下のリスクを低くする取り組みが大切になってきます。その１つとして、地裁とPTABで同じ無効理由（または主張できた無効理由）をしないという戦略があります。
過去2年間に、特許審査会は、並行する地方裁判所の訴訟に基づいて当事者間審査（IPR）の申立てを却下するかどうかを決定するための審査会のテストを規定した2つの判例判決（NHKとFintiv）を出しています。このテストを適用した審査会の決定（審査会が最近判例として指定したもの）は、IPRで提起された、または提起される可能性のある無効性の議論を法廷で追及しないことを規定することで、申立人がどのようにしてこのような拒否を回避することができるかを示しています。
Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp.では、特許権者は、申立人が1年以上係属していた並行する地方裁判所の訴訟で申立人が提起したのと同じ無効性の主張に基づく申立をしたため、合衆国法律集第35編第314条(a)項に基づく裁量権を行使してIPRの開始（institution）を拒否するように審査会に求めました。特許権者は、IPRの開始を拒否するこ審査会審査会審査会とで、2つの訴訟手続の重複を避け、矛盾する可能性のある判決を回避することができ、効率性を最大限に高めることができると主張しました。また、特許権者は、申立人が法定期限の2週間前に申立書を提出したことで、2ヶ月前に裁判での無効性の主張を確定していたにもかかわらず、申立人の主張が希薄になっていると主張しました。
これに対し、申立人は、連邦地裁の訴訟は最終的な裁決（final adjudication）にはほど遠いと主張。申立人は延期の申し立てを行っていたため、裁判所はMarkmanの期限をすべて無効にしました。そして、裁判はまだ1年先でした。申立人は、この遅延について、申立人は、多数の特許請求項を攻撃しているため、申立書の準備に時間が必要であること、COVID-19パンデミックとそれに伴うオフィス閉鎖により、その努力が停滞していることを主張しました。
さらに、申立人は連邦地裁に提出した明細書に注目し、その中で、申立書で主張された「特定の理由」、または「知的財産権審判で合理的に提起された可能性のあるその他の理由（すなわち、先行技術特許または印刷された出版物に基づいて§102または103に基づいて提起された可能性のある理由）」を「この事件では追求しない」ことに同意したことを強調しました。申立人は、この規定は重複する努力や相反する決定のリスクを否定するものであると主張しました。
当事者の立場を評価する前に、審査会は、「審査を拒否したり、開始したりすることで、制度の効率性と完全性が最善のものとなるかどうかを総合的に判断する」ことに留意しました。その後、審査会は、6つの「Fintiv要素」を説明しました。
- 審査会が手続を開始した場合、地方裁判所が停止を認めたかどうか、または認める可能性があるかどうか。
- 審理日が、最終的な書面による決定書を発行するための審査会の予想される法定期限よりも早いかどうか。
- 地裁手続における当事者と裁判所の投資。
- IPRの申立書で提起された問題と地方裁判所の訴訟手続で提起された問題が重複しているかどうか。
- 請願者が地裁手続の被告でもあるかどうか。
- 申立書の主張の強さなど、審査会の決定に影響を与える可能性のあるその他の状況。
審査会は、第1、第2、第6の要素が中立であると判断しました。審査会は、第1の要因は、地方裁判所が申立人の延期の申立てについてまだ判決を下していないため、中立であると説明しました。第2因子は、裁判所の審理日が、審査会が最終決定を下す期限とほぼ同じ時期であったため（つまり、審査を開始した場合）、中立であったと説明しました。第6因子について、審査会は、申立人は無効性の異議申し立てを成功させる合理的な可能性を示したが、「記録は裁判中に変更される可能性がある」と観察した。
要因3について、審査会は、「これまでの並行手続への投資は比較的限定的であり、申立の時期は妥当であった」ことから、裁量的な却下には不利であると判断しました。審査会は、地裁では当事者間で進展があったものの、追加の事実発見、Markman手続き、専門家報告書の作成、実質的な動議の練習など、「他にも多くの作業が残っている」と指摘。審査会はさらに、申立人が異議を唱えている多数のクレームとパンデミックによる物流上の困難さを考慮すると、申立の時期は妥当であると説明しました。
第4因子に目を向けると、審査会は、裁量による却下に対して「強く」影響すると判断。一見すると、この要素は却下に有利なように見えます。嘆願書と地裁判例の両方で、嘆願者は同じ先行技術文献に依拠し、同じクレームの解釈に基づいてほぼ同様の無効性の主張をしていました。しかし、申立人は、地裁に前述の合意書を提出しており、それによって、「IPRにおいて提起された、または提起された可能性がある」いかなる無効論拠も追及しないことに同意していました。審査会の見解では、この規定は、重複する努力や相反する判決についての懸念を軽減するものでした。
次に審査会は、2つの訴訟の当事者が同じであることから、要素5は機関設立の拒否を支持するものであると判断。しかし、これだけでは十分ではありませんでした。このように、審査会は第314条(a)に基づいてその裁量を行使することを拒否し、拒否は効率性も「制度の完全性」も促進しないと判断。審査会は、「全体的な視点」と Fintiv の 6 つの要素すべてを考慮した上で、この結論に達したと述べました。しかし、審査会の決定は、申立人の規定が審査会の分析において重要な役割を果たしたことに疑いの余地はありません。
実務上のヒント
特許権者は、特許権の無効性が既に並行して行われている地方裁判所の訴訟で争点となっている場合には、日常的に第314条(a)項の下で裁量権の否定を求めます。Sotera Wirelessで実証されたように、申立人は、IPRで提起された、または提起される可能性のある議論を地裁で進めないように規定することで、裁量的拒絶を回避する可能性を高めることができるかもしれません。
解説
特許訴訟の被告人になったとき、IPRで権利行使された特許の無効化を狙うことは戦略上重要なポイントです。しかし、地裁とPTABで同じ無効理由（または主張できた無効理由）を提示してしまうと、Fintiv要素の４つ目の要素に大きな影響を与えてしまいます。最悪、IPRを申請したもののIPRが開始されず、不利な状況に追い込まれる可能性があります。
そのため、IPRの裁量的却下を回避するためにも、地裁とPTABで同じ無効理由（または主張できた無効理由）を提示することはやめ、必要に応じて上記のSotera Wirelessのように「IPRにおいて提起された、または提起された可能性がある」いかなる無効論拠も追及しないという合意書を提出するのもいいでしょう。
今回のSotera WirelessはFintiv要素について詳しく分析されているので、気になる人は判決文を読んでみるのもいいと思います。
しかし、Fintiv要素はあくまでも要素であって、すべての要素が均等に扱われるというわけではなく、個別にまた「全体的な視点」から各要素が考慮されます。とは言うものの、多くの要素で有利になるような主張をすることは大切なので、その一環として、地裁とPTABでは重複する主張をしない、また、場合によってはそのことについての合意書を提出するという手段を取る必要があります。
TLCにおける議論
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Andy Rosbrook, Clayton N. Matheson and Rubén H. Muñoz. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP（元記事を見る）
