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時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念

商標審判委員会(TTAB)は、「取引における商品」として商標登録が許容される条件を再定義し、Lens.comの三要素テストが普遍的な法的基準であると判示しました。ニューヨーク・タイムズ社の6つのコラム名に商標登録を申請したが、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいて商標の取得は困難だったのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないというTTABの判断から、商標の登録可能性を満たすという判決に至りました。

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商標審判委員会は、 Lens.comの3要素テストが登録可能性(registrability)の普遍的な法的基準であるとし、インターネット時代における登録可能性の要件である「取引における商品」(“goods in trade”)を満たすために何が必要かを再定義しました。

ケース:In re The New York Times Company, Serial Nos. 90106071, 90112154, 90112577, 90115155, 90115491, 90115337 (TTAB Mar. 30, 2023) (Lykos, J.) (precedential).

ニューヨークタイムズは、6つのコラム名の商標出願を行いました( “The New Old Age”, “A Good Appetite”, “Hungry City”, “Work Friend”, “Off the Shelf”, “Like a Boss “の6つ)。しかし、審査官は、標本(specimens)ではこれらの商標が取引上の別個の商品に使用されていることを証明できないと説明し、最終拒絶査定を下しました。これを不服としたタイムズ紙は控訴し、審査会(TTAB)では、印刷されたコラムが独立した「取引上の商品」であるかどうかが問題となりました。

審査会は拒絶査定を取り消し、タイムズ社は商標を登録できると判断しました。

過去の判決では、非シンジケーションの新聞コラムは「商品としての取引」のレベルに達していないと判断されていましたが、審査会は、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいていたのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないと説明しました。審査委員会は、非シンジケート・コラムが商品であるかどうかの判断は、それが提供される形式に依存すべきではないと判断しました。

審査会は、今後、印刷出版物や記録媒体における非シンジケーションの印刷物コラムやセクションに適用する適切なテストは、2012年 Lens.com 判決に見られる3部構成テストであるとし、連邦巡回控訴裁のテストでは、出願人の商品が「取引商品」であるかどうかを評価する際に考慮すべき要素を以下のように概説しています:

  • 登録が求められる商品は、申請者の主要な商品またはサービスに関連してのみ有用な導線または必要なツールであるか。
  • 登録が求められる商品は、主要な商品又はサービスと密接に結び付き、それらから離れては実行可能な存在を持たないようなものであるか。
  • 登録が求められる商品は、主要な商品又はサービスから離れて、別個に販売されることも、独立した価値を持つこともないものなのか。

Lens.comの要因を印刷物のコラムに適用し、審査会は、コラムがシンジケートされていないにもかかわらず、コラムは「取引上の商品」であると結論付けました。

最初の要因に関して、審査会は、コラムが、印刷されたThe New York Times新聞を入手するための単なる導線や必要なツールではなかったと判断した。審査会は、コラムは、読者にニューヨークタイムズ紙の印刷版を利用する方法を伝える取扱説明書やパンフレットのようなものではないと判断したのです。

2つ目の要素について、審査会は、提案された商標をGoogleで検索すると、登録が求められているコラムがヒットすることを証明と判断しました。審査委員会は、このことが、個々の印刷物コラムが、「The New York Timesの印刷版新聞と密接に結び付き、関連し、印刷版新聞全体から離れて実行可能な存在を持たない」ことを証明していると判断しました。

審査委員会は、3つ目のLens.comの要素を評価する際に、Googleの検索結果にも依拠し、その結果が、コラムの有用性がThe New York Timesの印刷版内のセクションだけではないことを示すと判断しました。審査委員会は、この別の有用性が、従来のシンジケーションと同様に、消費者の体験に影響を与えたと結論づけました。つまり、検索結果は、読者がコラムを 「独立した価値」を持つ別個の商品として認識していることを証明するものであると審査会は判断したのです。

実務におけるポイント

TTABの判決によれば、Lens.comテストを採用することにより、消費者の商品に対する認識と経験の評価が暗黙のうちに含まれるため、別途購読を必要とするコラムのオンライン版は、後天的識別力(acquired distinctiveness,)の証明なしに登録可能である可能性があります。また、審査委員会は、その決定が、印刷物のコラムがオンライン版と同じ内容であるかどうかに左右されるものではないことを指摘しました。

参考記事:“Goods in Trade” in the Age of the Internet

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