35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と３倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。
Gilbert Hyattは、35 U.S.C. § 145に基づき、いくつかの特許の発行を求めてPTOを地方裁判所に提訴しました。
35 U.S.C. § 145により、特許庁を相手に行う「訴訟」で、裁判所は、出願人が特許審判部の決定に関係するクレームされた発明について、事実に基づいて特許を受ける権利を有することを裁定することができます。しかし、その手続の費用はすべて出願人が支払うということが明記されています。
この手続の後、特許庁は145条に基づき、専門家証人の費用の支払いを出願人に求めました。 しかし、連邦地裁は特許庁の要求を拒否し、特許庁は控訴した。
CAFCは、アメリカン・ルールの推定により、法令または契約に別段の定めがない限り、訴訟当事者は自分の費用を支払う必要があると説明し、連邦地裁の専門家費用の却下を支持しました。
CAFCは、この推定を覆すためには、法律は、費用転換の推定を覆す意図を十分に「具体的かつ明示的」に示さなければならないと説明し、§145の「すべての費用」という文言は、専門家の証人費用を具体的かつ明示的に示したものではなく、したがって、アメリカン・ルールの推定を覆すために必要な高い基準を満たしていないとしました。
CAFCは、連邦地裁が145条に基づいて専門家証人の費用の肩代わりを頻繁に認めていること、また「費用」という用語を使用している他の法律は専門家証人の報酬を含むと解釈されているという特許庁の主張を受け入れませんでした。
また、CAFCは、専門家証人の費用を認めないことで特許出願のコストが増加する可能性があるという特許庁の主張を退け、出願人に自分の費用を割り当てるという特許制度の一般的なアプローチは、アメリカン・ルールの推定を覆すものではないと説明しました。
アメリカの訴訟費用は高く、得に特許関連のものは高額になりやすいです。法律上は、場合によっては訴訟コストを訴訟相手が負担するような費用転換の条文もありますが、その条件を満たすハードルは高く、たとえNPEによるメリットがない訴訟で訴えられたとしても自社の弁護費用は自社で支払うと原則考えておいたほうがいいでしょう。それだけ、訴訟費用の自己負担というアメリカン・ルールの推定は強いものになっています。
参考文献：“All the Expenses” Does Not Mean All: PTO Denied Its Expert Witness Fees
