故意侵害による三倍賠償と無効化された特許の関係性

ビデオゲームのコントローラーに関する特許侵害訴訟で、原告Ironburg 社は、被告 Valve社の故意侵害判決を勝ち取りますが、35 U.S.C. § 284基づく三倍賠償が認められませんでした。三倍賠償が認められなかった背景には、無効化された特許クレームとの関係性があります。

ケース:Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., C17-1182 TSZ at *1 (W.D. Wash. May 26, 2021).

この訴訟において、陪審員はValve社がIronburg社の米国特許第8,641,525号(’525特許)のクレーム2、4、7、9、11および18を故意に侵害したと認定し、Ironburg社に400万ドルの損害賠償を命じました。

故意侵害が認められたので、原告Ironburg 社は三倍賠償を求めましたが、却下されます。地裁の判事は、’525特許のクレーム1がPTABによって無効化されている(クレーム2、4、7、9、11および18の侵害が認められた)ことと、Valve社のコントローラが侵害しているとされる機能は’525特許によって保護されていないことに注目し、Ironburg社は「無効になったクレーム1の侵害を、525特許の他の従属クレームの侵害に関する『懲罰的』な三倍賠償の根拠とすることは認められない」と判断しました。

また、三倍賠償が認められなかった背景には、被告Valve社の主席設計者が初めて525特許を目にしたのは、Valve社のSteamコントローラの商用版や複数のプロトタイプの開発からかなり時間が経過した後であったという宣誓証言も考慮されたようです。

実務上の注意点としては、故意性の認定が得られたからといって、必ずしも三倍賠償が生じるものではないということ、そして、無効化されたクレームが従属クレームの侵害による三倍賠償をサポートする要素にはならないことがあげられます。

参考記事:District Court Highlights Prior PTAB Invalidation

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