特許侵害と関連があるだけでは連邦裁判所の管轄外

訴訟の際に判決を下せる管轄(jurisdiction)を調べることはアメリカの現地代理人の仕事ですが、管轄が正しくなければ、弁護士に払うお金と余分な時間がかかってしまうので、訴訟に発展しそうな内容を早期に調べ、適切な管轄を特定することは大切です。

契約の問題が特許侵害と関連がある場合、連邦裁判所で争われるべきか?

今回取り上げる判例は、INSPIRED DEVELOPMENT GROUP v. INSPIRED PRODUCTS GROUP, LLCです。

訴訟に至った経緯は、契約やその他の州法に関する問題でしたが、訴えたDiversityという手続き法 (civil procedural)の下、Inspired Developmentは連邦裁判所で争われるべきと主張、しかし、そのdiversityは認められませんでした。

その後、Inspired Developmentは、州法による契約の違反と衡平法に基づく主張は連邦法である特許法から発生したものであるので、連邦裁判所で議論されるべき問題(federal question)であるという主張をしました。

Gunnテストの適用

この問題は連邦地裁や高裁を行き来した後、最終的にCAFCで議論されることになりました。CAFCでは、主張された請求を理由づける事実のどれも連邦法である特許法から発生したものでないことを確認し、それでもこれらの事実を連邦法から発生したものとして取り扱うべきかを決めるため、Gunnテストという以下の4つの項目を考慮する分析をおこないました。

if a federal issue is

  1. necessarily raised,
  2. actually disputed,
  3. substantial, and
  4. capable of resolution in federal court without disrupting the federal-state balance approved by Congress

この4つの条件を満たしていれば、州法による主張でも連邦の管轄になります。

Inspired Developmentが主張しているunjust enrichment claimは特許侵害の問題から発生していると見ることも可能ですが、契約書の文言が、特許を使用している、いないに関わらず、支払いの義務を課していることから、CAFCは、特許侵害の問題を解決したところで、Inspired Development の主張が認められるというものでもないので、今回のInspired Development の主張はGunnテストのどの条件も満たさないということを示しました。この結果、CAFCは連邦地裁はこのInspired DevelopmentとInspired Productsの間の問題を審議しる管轄権は持っていないとしました。

この訴訟案件は放棄され、却下されるために地裁に差し戻されました。

まとめ

法的な問題が起こった場合、その問題に対して判決を下せる管轄がどこなのかを正しく認識しておく必要があります。今回のように、本来なら州の裁判所で争われるべき内容でも連邦裁判所に持ち込んでしまうと、本来の審議に進む前に手続き上のハードルがあります。そして、管轄が正しくないと判断されてしまうと、訴訟自体が却下されてしまうので、それまでにかかった弁護士費用と時間が無駄になってしまいます。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Janet M. Allendorph, Karen M. Cassidy and Paul Stewart. Knobbe Martens (元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

graph-chart
その他
野口 剛史

知財調査・分析ソフトを購入する際に気をつけたい7つのポイント

自社にあった知財調査・分析ソフトを見つけるのは大変な作業です。まず組織のニーズを理解して、そのニーズに対応するソリューションを提供するソフトを見つける必要があります。そのためには、いくつもの考慮しなければならない点がありますが、今回は7つのポイントを紹介します。

Read More »
screaming child
特許出願
野口 剛史

意図しない公開を避けるためのヒント(どのようなものが「公開」なのか?)

一般公開は特許の権利化を妨げる大きな要因の1つです。一般公開のリスクをなくすには、特許出願の前にクレームされる発明に関する内容を第三者と話さなければいいのですが、そのような方法は現実的でない場合も多くあります。どのようなものが「公開」として扱われるのか、裁判所が一般公開を審議する際にどのような点に注目するのかを知れば、必然と出願前の発明をどのように扱えばいいのか見えてきます。

Read More »
computer-code
特許出願
野口 剛史

機能性に焦点を当てたソフトウェアクレームの特許適格性

米国連邦巡回控訴裁判所は、クレームされた発明が、コンピュータネットワークの領域で生じた問題を克服するために通信システムの通常の動作を変更するという機能性から、通信システムに向けられた特許クレームは、35 U.S.C. 101条の下で特許適格性があると判断しました。

Read More »