特許の数を求める時代は終わりつつあります。権利行使をしないのであっても、分析ツールで「有益な」特許が簡単にわかってしまう今日、権利行使ができる「強い」特許を得ることは死活問題です。今回は、そのためにはどのようにクレームを書いたらいいのか、７つの実務に使えるヒントを紹介します。
１．不当な制限をクレームに入れない
これは従属請求の前文に関して特に当てはまります。むしろ、実際に必要とされる従属クレームのために、それらをとっておくべきでしょう。Markushグループや他のグループのリストに注意してください。なぜなら、グループの1つが先行技術に見られる限り、クレーム全体が無効だからです。審査官は、クレーム拒絶の際に、グループの1つの要素を引用するだけで拒絶してきます。そのため、場合によっては、審査官が発見した要素を除外するだけで拒絶反応を回避できることもあります。このようなグループの必要性を最小限に抑えるために、実際に特許性を付与する代替案のクレームは別個に書き、特許性に関する実際のフォールバックポジションを付与しない代替案のクレームは含まないようにします。
２．If とwhen
クレームは、クライアントが独占権を有する主題の言葉の表現であることを考えると、言葉は重要です。したがって、限定的な効果を意図した機能的な文言は、明らかに肯定的な限定を構成するものでなければなりません。この点において、「もしも」（“if”）という言葉の使用は避けてください。なぜなら、クレーム要素の中の「if」以降の言葉は、クレームに書かれていないかのように扱われる可能性があるからです。これを避けるために、代わりに “when “を使用します。あるいは、「only if」を使用することもでき、これは、「when」を使用することによるタイミングの暗示を回避したい場合、特定の状況ではより良いかもしれません。
３．条件はすでにあると仮定する
さらに、一般的には、条件が存在するかどうかを「確認」する必要はありません。条件が存在するときは「いつ」行動1を行い、条件が存在しないときは「いつ」行動２をすればいいのかを記載します。可能であれば、単に方法のクレームを装置のクレームに変換するのではなく、「本当の」装置のクレームを書くようにしてください。また、追求したい他のクレームの範囲がある場合、メディアクレームは、方法クレームや装置クレームよりも大きな付加価値を提供する可能性が低いことを評価すべきです。この点では、次のように考えてみてください：異なる会社で作られた部品を持つシステムのメディアクレームを誰が侵害しているのか。
４．形容詞
クレーム中の形容詞は、限定的であるため、問題となることがあります。したがって、人は、それらの陰湿な形容詞に特に注意を払う必要があります。形容詞が先行技術と区別するために特に必要な場合を除いて、少なくとも独立した形容詞をクレームからすべて取り出します。よく見てみると、形容詞は単なる使用目的であることが多く、審査時には何の利益も与えないが、その一方で権利行使をした場合、不利に解釈される場合があります。
５．用語の意味
同様に、当人はある意味であると思っていても、審査官にとっては別の意味に解釈される可能性がある言葉にも注意が必要です。このように、特許実務家は、最初に審査官がクレームをどのように見て解釈するかを見なければならず、権利行使や侵害訴訟の相手側がクレームをどのように見ているかを考慮しなければなりません。審査官は、信じられないほど荒唐無稽な解釈をすることで知られていますので、注意が必要です。この種の他の問題に関しては、パラメータや変数は評価されないことを理解しなければなりません。むしろ、パラメータや変数の値（value）が評価されることに注目するべきです。また、電子的に送信するということは、誰かが電話で話していたり、ファックスを送っていたりする事例も含む可能性があるので、注意が必要です。
６．直接侵害
クレームは、予想される単一の侵害者のみに読み取られるようにドラフトされるべきです。分割侵害、すなわち、2 人以上の当事者の行為や装置を含意する侵害は、事実上、侵害がないことを意味することが多く、間接侵害の形態を取得することをはるかに困難にします。
７．従属クレームはフォールバック機能を持つべき
従属クレームに目を向けると、フォールバック機能が含まれていなければなりません。好ましくは、独立クレームがそれ自体では特許性がないことが判明した場合に、特許性のフォールバック機能を提供します。従属クレームはまた、用語の明確化やクレームの差別化にも有用であり、これらはいずれも、独立クレームがそれ自体では特許性がないことが判明した場合に特許性を提供するのに役立ちます。
このように、優れたフォールバッククレームは、親クレームに新規な方法で親クレームを追加し、他の商業的提供の可能性のあるものをより具体的に読み取ることができ、ロイヤリティーベースを拡大することができ、少なくともロイヤリティーベースをより明確にすることができるという点で、親クレームの特許性を高めることができます。
補助的な問題を含め、発明者が遭遇し解決した重要な問題は、他の発明者が遭遇する可能性が高く、願わくば、発明者が行ったのと同じ方法で解決されることを念頭に置いてください。
解説
今は分析ツールなどが発達していて特許ポートフォリオの分析がかなり簡単にできるようになりました。そのため、訴訟で実際に権利行使をするような企業でなくとも、特許数だけでは競合他社を牽制することが難しくなってきています。
そこで「権利行使できる」特許を持つことが大切になってくるのですが、今回はそのための具体的なクレームドラフティングの提案をしています。
全部で７つのヒントが紹介されており、どれも技術分野に関わらず汎用的に使えるヒントなので、US出願の際のクレーム翻訳やクレームの変更の際のチェックリストの１つとして使ってみてはどうでしょうか？
また、多くの企業では日本出願の段階からアメリカ出願を見越して明細書を書いています。なので、そのような場合はこの７つのヒントを日本出願にも用いてみるのはどうでしょうか？
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Michael Ben-Shimon and Eugene Rosenthal. M&B IP Analysts, LLC（元記事を見る）
