矛盾はダメ:PTOが開示義務および合理的な照会義務に関する通知を発行

米国特許庁(PTO)は2022年7月29日、”Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry During Examination, Reexamination, and Reissue, and for Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board “と題する通知を発行しました。この通知はPTOに対して、「(PTO)および他の連邦機関に提出された書類の中で特許出願人が不適切な矛盾する記述をするのを減らすために措置」の一環です。

関連記事:FDAに提出した情報と矛盾する特許庁への主張が不公正な行為とみなされる

他の行政機関への主張と矛盾する立場をとってはいけない

PTOのVidal長官は、通知の中で、PTOでの手続きに関わる当事者は、クレームの特許性について、同じ主題に関する他の政府機関への提出物での立場と矛盾する立場を取るべきではないと説明しています。PTOでの手続きに参加する当事者が、PTOまたは他の政府機関への提出物において以前に取った立場が正しくなかったり、当事者による他の陳述と矛盾していることを発見した場合、当事者は速やかに記録を修正しなければなりません。

37 CFR 1.56(c)に基づき特定された個人又は譲受人が、出願の審査又は何らかの問題の処理に役立つ情報を有していると結論付ける合理的な根拠がある場合、審査官は、特許性にとって必ずしも重要ではない情報の提出を要求することができます。この要求には、米国食品医薬品局(FDA)などの他の政府機関に提出された陳述書や情報が含まれる可能性があります。

PTOに書類を提出する当事者は、その状況下で合理的な調査を行う義務があります。この合理的な調査は、FDAを含む他の政府機関に提出された、または、他の政府機関から受領した文書のレビューから構成される場合があります。検討した文書が、PTOに係属中の案件の特許性にとって重要である場合、当事者はその情報をPTOに提出する義務を負います。

開示義務を負う各個人、または合理的な調査義務を負う各当事者は、PTOや他の政府機関に対して行った陳述、またはクレーム対象に関して自分の代わりに他の政府機関に対して行った陳述に一貫性があることを確認する必要があります。FDAを含む他の政府機関に重要な情報を提供し、同時にPTOに同じ情報を開示しないことは、これらの義務に違反することになります。

さらに、開示義務を負う個人、または合理的な調査義務を負う当事者は、他の政府機関から受け取った文書を確認し、その情報をPTOに提出すべきかどうかを判断する必要があります。例えば、後発医薬品申請(例えば、簡略化新薬申請(ANDA))に関連するパラグラフIVの証明書を受け取った当事者は、そのような文書を確認して、PTOに提出された係争中の事項の特許性に重要であるかどうかを判断する必要があります。ANDAプロセスの一部である情報が、PTOの係属中の案件の特許性にとって重要であると判断された場合、誠実義務および開示義務を果たすために、当該案件の係属中にPTOに当該情報を提出する必要があります。

この通知によれば、37 CFR 1.56(c)の個人が重要な情報の知識を得ることを妨げる仕組みや慣行は、37 CFR 1.56(a)の誠実さと矛盾していることになります。例えば、FDAの承認を求める弁護士と特許実務者の間のコミュニケーションを絶ち、実務者と弁護士の間で重要な情報が交換されないようにすることは不適切であるとしています。 

参考文献:PTO Issues Notice on Duties of Disclosure and Reasonable Inquiry

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