デザイン特許のタイトル補正には注意

アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。

背景

Curver はデザイン特許を出願しますが、“Y”-shapeのパターンのみが開示されていて、そのパターンを使う家具が示されていませんでした。審査官は最終的にデザイン特許を許可しましたが、タイトルが曖昧過ぎ、デザインが使用される特定のものが指定されていない(MPEP § 1503(I))ということで、タイトルをPattern for a Chairに変更することを示唆します。最終的に、Curver は審査官の提案に従いタイトルを変更し、その変更に合わせ、明細書とクレームにも補正を加えました。

デザイン特許が成立した後、Curver はHome Expressionsをデザイン特許の侵害で訴えます。侵害の対象として取り上げられたものはHome Expressionsのバスケットでした。しかし、地裁では、デザイン特許のタイトルが椅子に限定されていたので、Home Expressionsのバスケットは侵害していないという判決を下し、それを不服としたCurver がCAFCに控訴します。

デザイン特許のタイトルはクレーム範囲を限定する場合がある

Curver Luxembourg, SARL, v. Home Expressions, Inc., 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019) において、CAFCは、出願時に行われたタイトルとクレームの補正により、デザイン特許のクレームスコープが限定されたとしました。

今回の判決で、デザイン特許の図でデザインが応用されるモノが開示されていない場合、タイトルやクレーム文言などに使われている言葉がクレームの範囲を限定する可能性があることがわかりました。

教訓

  1. 広すぎるタイトルをデザイン特許のタイトルに使わない。審査官がタイトルの補正を促しても補正には慎重に対応すること。
  2. デザイン特許の出願時に、デザインが使われる対象物を明確に示しておくこと。デザインや保護の対象物によっては、複数のデザイン特許を出願する必要もある。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Elizabeth D. Ferrill and Adriana L. Burgy. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP (元記事を見る

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

訴訟
野口 剛史

次の連邦巡回控訴判事は誰だ?

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の第9席はオバマ大統領が任命したEvan Wallach判事ですが、この度”senior”ステータスとなることが決まりました。正式な変更は、2021年5月31日に正式に行われるとのことです。”Senior”ステータスとは簡単に言うとその連邦判事がセミリタイヤするということなので、今回の決定によりCAFCの席が1つ空席になります。この空席を埋めるためジョー・バイデン大統領は、次のをCAFC判事を指名することになります。

Read More »
契約
野口 剛史

中小企業から見た技術ライセンス事業

知財は「守る」ものから「活用する」ものに変わってきています。その中で、中小企業が知財活用の一端である技術ライセンス事業を行うにはどのようなことをまず考えるべきなのでしょうか?今回は、数ある知財の中でも特許に注目していきます。

Read More »