新規性の主張点が主に機能目的を有する場合、「装飾意匠」の特許性要件を満たさない

意匠特許は「機能的」であってはいけません。特に規格に合わせて作られた製品の意匠特許を出願する場合は、クレームされた部分が「機能的」でないことを出願前に確認する必要があります。

特許審判不服審査会(Patent Trial and Appeal Board)は、意匠特許のクレームが主に機能的であり、したがって、発明が 「装飾的意匠 」であるという35 U.S.C. 171条の要件の下で特許可能ではないかどうかを決定するための分析を規定した付与後審査(PGR)の実施に関する決定を有益なものと指定しました。

判例: Sattler Tech Corp. v. HumanCentric Ventures, LLC, Case No.PGR2019-00030 (PTAB July 26, 2019)(Gerstenblith, APJ)(2020年6月11日に判例指定)。

意匠特許

挑戦された意匠特許は、「VESAマウントアダプタブラケットのための装飾的な設計 」に関連しています。ビデオ電子機器標準化協会(VESA)のマウントは、2006年のVESAフラットディスプレイマウントインターフェース規格で定義されているように、フラットパネルモニター用の標準ブラケットインターフェースを可能にしています。VESAインターフェイスは、ボルト穴や取り付けタブの間隔、サイズ、形状などのインターフェイス要件に準拠したブラケットを受け入れます。これにより、VESA準拠のブラケットにVESA準拠のモニターをユニバーサルに取り付けることができます。設計特許のクレームは、取り付けボルト用の穴の位置の周りにある取り付けタブと盛り上がったグロメットに向けられていました。

PGR

PGRの申立書は、請求されたタブは純粋に機能的なものであり、VESA規格では請求されたようなタブの位置と大きさが要求されているため、第171条の「装飾デザイン」要件を満たしていないと主張しました。PTABはこれに同意し、タブはVESA規格に準拠するという機能的な目的を果たしており、VESA規格は、VESA準拠モニターの取り付けインターフェースに適合するようにタブのサイズと形状を規定しているため、タブは装飾品ではないと判断しました。もしタブが主張されたサイズと形状を持っていなければ、VESA規格に準拠しているというブラケットの目的を果たすことはできませんでした。

クレームされたグロメットに関して、申立書は、VESA規格が、取り付けボルトがVESA準拠のモニターに取り付ける穴の特定のサイズ、間隔、および位置を規定しているため、グロメットのサイズと位置も機能的であると主張しました。クレームされたタブと同様に、グロメットのサイズ、間隔、および位置は、装飾的ではありませんでした。しかし、グロメットの隆起した縁は、VESA規格によって規定されたものではありませんでした。申立人は、グロメットの盛り上がったエッジが、取り付け穴の材料の疲労強度を向上させるという機能的な利点をどのように提供するかを認識している金属成形に関する科学論文を引用しました。この証拠を信用して、PTABは、グロメットの盛り上がったエッジの主な目的は機能的なものであり、装飾的なものではないと判断しました。このように、本願は、クレームされたデザイン要素が「装飾的なデザイン」ではなく、したがって特許可能ではないことを示す責任を果たしました。

解説

意匠特許は、一般的なUtility 特許と異なり、クレームされたデザイン要素が「機能的」であってはいけません。しかし、今回のデザイン特許は、規格に合わせて作られたものに対する特許で、クレームされていた部分のネジ穴やマウント部分の形状が、モニターを接続するための機能的な部分だったので、意匠特許が無効になってしまいました。

意匠特許はApple v. Samsungの特許訴訟で注目されてから出願件数が伸びていますが、今回のケースのように、規格に対応する製品のデザインの場合、規格の形状に対応する部分を意匠特許に含めてしまうと装飾ではなく「機能的」と判断されてしまう可能性があるので、注意が必要です。

また、厳密に規格に関わる部分でないとしても、強度やその他の「機能」を補足するための「デザイン」が含まれていると、機能的という判断がされて、この場合も、意匠特許が無効になる可能性があります。

なお、今回問題になった意匠特許は、USD823093S1で、ここから実際の特許を見ることができます。

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まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Brian A. Jones. McDermott Will & Emery(元記事を見る

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